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從倫敦的士案看三維商標侵權

2017-11-01

簡介

在〈Kit Kat 朱古力威化餅的形狀可以註冊為三維商標嗎?〉一文中,我們探討過要成功申請商標,特別是倚賴形狀為基礎的三維商標,需符合哪些條件

近日英國的The London Taxi Corporation Limited trading as the London Taxi Company v Frazer-Nash Research Limited, Ecotive Limited [2017] EWCA Civ 1729一案中,上訴法院維持高等法院的裁決,裁定London Taxi Company(「LTC」)擁有的「古董的士」(Hackney cab)形狀商標並未有效註冊,原因是該形狀欠缺顯著特性。繼Kit Kat一案的案例後,本案再次突顯三維商標的所有人要就代表其品牌的形狀(不論該形狀是否具標誌性)申請永久專有權是如何的困難。



LTCFairwayTX4TXIITX1型號倫敦的士生產商的所有權繼承人,而該等型號是2015年持牌倫敦的士車隊主要採用的型號。LTC是舊Fairway的士型號的歐共體商標的註冊所有人,以及TX1TXII型號的士的英國註冊商標所有人,三者均為三維商標。


  

Fairway型號為基礎的
歐共體商標

TX1TXII型號為基礎的歐共體商標


LTC的競爭對手Frazer-Nash Research Limited(「FN」)及Ecotive Limited(「Ecotive」)當時正在設計一款與倫敦經典的士相似的新型環保的士,名為MetrocabFNEcotive被指故意採用與倫敦的士非常相似的形狀設計,以圖欺瞞公眾新Metrocab的來源,一旦推出及銷售Metrocab的行為,將會侵犯及假冒LTC的商標。




LTC的申索及上訴均被高等法院駁回。在上訴法院,雙方主要的爭議問題如下:

  1. 就評估商標的有效性及有否侵權而言,一般消費者是 (a) 購買的士的司機,還是 (b) 購買的士的司機以及乘搭的士的公眾人士(「的士乘客」)?
  2. LTC的註冊三維商標是否因缺乏固有顯著特性或透過運用而產生的顯著特性而無效?
  3. 該等商標是否因為由賦予貨品實質價值的形狀所構成而無效?


法理分

一般消費者

在判斷某個商標與被指侵權商標是否相似得容易造成混淆時,應採用合理地消息靈通及善於觀察的「一般消費者」的觀點高等法院認為,一般消費者不包括的士乘客,因為他們並非貨品的最終使用者,而只是貨品消費者(即的士司機)所提供的服務使用者。況且,的士乘客並不完全管有貨品,也不會十分注意的士生產商是誰。

然而,上訴法院並不同意上述分析。上訴法院指出,商標的目的是為產品購買者或使用者提供來源保證,因此「一般消費者」應包括來源保證其針對的對象及很大機會倚賴該來源保證的任何類型的消費者。如果的士乘客對的士車輛本身(而非的士服務)有任何不滿,也可能會注意的士生產商是誰。因此,的士乘客原則上不應被排除在一般消費者之外。

三維商標的顯著特性

(i) 固有顯著特性

高等法院指LTC的註冊形狀缺乏固有的顯著特性。三維商標有別於傳統文字/圖形商標,因為一般消費者不習慣單憑貨品的形狀來假設產品來源,因此三維商標更難建立固有的顯著特性。三維商標與有關範疇的常態或慣例大為不同。

LTC嘗試爭辯指出,應把所生產及銷售的具體的士型號考慮在內,但上訴法院確認了高等法院的裁決,認為應以更廣闊的角度看待有關範疇,不只包括於商標申請日期仍在生產的型號,還應包括一般消費者應在街上見過的現代設計。在本案中,的士的一般消費者只會把LTC的註冊商標及Metrocab當作是典型的士形狀的變體。

(ii) 透過運用而產生的顯著特性

關於透過運用而產生的顯著特性,高等法院及上訴法院均採用了Société des Produits Nestlé SA一案中所訂立的準則:商標是否能識別有關貨品來自哪間企業,並且能與其他企業的貨品區分?此外,採用該商標的貨品市場佔有率、運用商標的地理範圍和歷史、有關類別人士把貨品或服務當作來自商標所有人的比例等,都是應考慮的因素。法院同意未能從上述各項因素(不論單獨或結合)推論出的士乘客可單憑形狀而識別出LTC的士,尤其是消費者並不關心誰是生產商。

LTC進一步指,他們投放了大筆資金刊登廣告,作出宣傳及教育公眾其的士的形狀是貨品來源的標誌。上訴法院在審視證據後維持高等法院的裁決,認為有關廣告不足以證明的士乘客(甚至只是的士司機)有興趣或知道的士的形狀是獨有的貨品來源標誌。

(iii) 實質價值

如果三維商標完全由賦予貨品實質價值的形狀所構成,該三維商標則屬無效。高等法院裁斷,英國一般消費者所重視的是倫敦典型的士的形狀,而非由LTC生產的的士(例如FairwayTXII型號)的形狀。

上訴法院進一步解釋,在評估商標是否賦予貨品實質價值時,不應將商標產生的商譽考慮在內;焦點應該是該形狀本身有沒有提供實質價值。然而,法院認為現行指引亦非一刀切,還有其他因素(例如是否已有或可取得外觀設計保護)可能影響分析。


LTC上訴失敗所帶來的影響,不只限於LTC的形狀商標被裁定為無效,或FNEcotive獲准生產新的環保Metrocab的士。上訴法院尚有多個問題未處理:所謂的「一般消費者」是否一定應包括的士乘客作為最終使用者?在處理商標的實質價值時,如果消費者認為某特定形狀是該範疇中的典型形狀,這一點是否應考慮在內?

不過可以肯定的是,為使商標所有人能夠保護及維護三維形狀商標的權利,商標必須能夠清楚地擔當來源標記的角色,及具有能與該範疇的常態區別開來的顯著特性。尋求註冊的形狀越接近該產品的一般形態,就越難被視為具有足夠的顯著特性。商標註冊處及法院一直不輕易批准三維標誌/商標註冊,正是要警惕商家,不要試圖透過註冊三維形狀,作為窒礙合法競爭的手段。



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注意:以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述,只供參考,不能構成任何個別案的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助,請聯絡我們的律師。

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