简介

在〈Kit Kat 朱古力威化饼的形状可以注册为三维商标吗？〉一文中，我们探讨过要成功申请商标，特别是倚赖形状为基础的三维商标，需符合哪些条件。

在近日英国的The London Taxi Corporation Limited trading as the London Taxi Company v Frazer-Nash Research Limited, Ecotive Limited [2017] EWCA Civ 1729一案中，上诉法院维持高等法院的裁决，裁定London Taxi Company（「LTC」）拥有的「古董的士」（Hackney cab）形状商标并未有效注册，原因是该形状欠缺显著特性。继Kit Kat一案的案例后，本案再次突显三维商标的所有人要就代表其品牌的形状（不论该形状是否具标志性）申请永久专有权是如何的困难。

背景

LTC是Fairway、TX4、TXII及TX1型号伦敦的士生产商的所有权继承人，而该等型号是2015年持牌伦敦的士车队主要采用的型号。LTC是旧Fairway的士型号的欧共体商标的注册所有人，以及TX1／TXII型号的士的英国注册商标所有人，三者均为三维商标。

以Fairway型号为基础的 欧共体商标	以TX1及TXII型号为基础的欧共体商标

LTC的竞争对手Frazer-Nash Research Limited（「FN」）及Ecotive Limited（「Ecotive」）当时正在设计一款与伦敦经典的士相似的新型环保的士，名为Metrocab。FN及Ecotive被指故意采用与伦敦的士非常相似的形状设计，以图欺瞒公众新Metrocab的来源，一旦推出及销售Metrocab的行为，将会侵犯及假冒LTC的商标。

LTC的申索及上诉均被高等法院驳回。在上诉法院，双方主要的争议问题如下：

1. 就评估商标的有效性及有否侵权而言，一般消费者是 (a) 购买的士的司机，还是 (b) 购买的士的司机以及乘搭的士的公众人士（「的士乘客」）？
2. LTC的注册三维商标是否因缺乏固有显著特性或透过运用而产生的显著特性而无效？
3. 该等商标是否因为由赋予货品实质价值的形状所构成而无效？

法理分析

一般消费者

在判断某个商标与被指侵权商标是否相似得容易造成混淆时，应采用合理地消息灵通及善于观察的「一般消费者」的观点。高等法院认为，一般消费者不包括的士乘客，因为他们并非货品的最终使用者，而只是货品消费者（即的士司机）所提供的服务使用者。况且，的士乘客并不完全管有货品，也不会十分注意的士生产商是谁。

然而，上诉法院并不同意上述分析。上诉法院指出，商标的目的是为产品购买者或使用者提供来源保证，因此「一般消费者」应包括来源保证其针对的对象及很大机会倚赖该来源保证的任何类型的消费者。如果的士乘客对的士车辆本身（而非的士服务）有任何不满，也可能会注意的士生产商是谁。因此，的士乘客原则上不应被排除在一般消费者之外。

三维商标的显著特性

(i) 固有显著特性

高等法院指LTC的注册形状缺乏固有的显著特性。三维商标有别于传统文字／图形商标，因为一般消费者不习惯单凭货品的形状来假设产品来源，因此三维商标更难建立固有的显著特性。三维商标与有关范畴的常态或惯例大为不同。

LTC尝试争辩指出，应把所生产及销售的具体的士型号考虑在内，但上诉法院确认了高等法院的裁决，认为应以更广阔的角度看待有关范畴，不只包括于商标申请日期仍在生产的型号，还应包括一般消费者应在街上见过的现代设计。在本案中，的士的一般消费者只会把LTC的注册商标及Metrocab当作是典型的士形状的变体。

(ii) 透过运用而产生的显著特性

关于透过运用而产生的显著特性，高等法院及上诉法院均采用了Société des Produits Nestlé SA一案中所订立的准则：商标是否能识别有关货品来自哪间企业，并且能与其他企业的货品区分？此外，采用该商标的货品市场占有率、运用商标的地理范围和历史、有关类别人士把货品或服务当作来自商标所有人的比例等，都是应考虑的因素。法院同意未能从上述各项因素（不论单独或结合）推论出的士乘客可单凭形状而识别出LTC的士，尤其是消费者并不关心谁是生产商。

LTC进一步指，他们投放了大笔资金刊登广告，作出宣传及教育公众其的士的形状是货品来源的标志。上诉法院在审视证据后维持高等法院的裁决，认为有关广告不足以证明的士乘客（甚至只是的士司机）有兴趣或知道的士的形状是独有的货品来源标志。

(iii) 实质价值

如果三维商标完全由赋予货品实质价值的形状所构成，该三维商标则属无效。高等法院裁断，英国一般消费者所重视的是伦敦典型的士的形状，而非由LTC生产的的士（例如Fairway、TXII型号）的形状。

上诉法院进一步解释，在评估商标是否赋予货品实质价值时，不应将商标产生的商誉考虑在内；焦点应该是该形状本身有没有提供实质价值。然而，法院认为现行指引亦非一刀切，还有其他因素（例如是否已有或可取得外观设计保护）可能影响分析。

影响

LTC上诉失败所带来的影响，不只限于LTC的形状商标被裁定为无效，或FN及Ecotive获准生产新的环保Metrocab的士。上诉法院尚有多个问题未处理：所谓的「一般消费者」是否一定应包括的士乘客作为最终使用者？在处理商标的实质价值时，如果消费者认为某特定形状是该范畴中的典型形状，这一点是否应考虑在内？

不过可以肯定的是，为使商标所有人能够保护及维护三维形状商标的权利，商标必须能够清楚地担当来源标记的角色，及具有能与该范畴的常态区别开来的显著特性。寻求注册的形状越接近该产品的一般形态，就越难被视为具有足够的显著特性。商标注册处及法院一直不轻易批准三维标志／商标注册，正是要警惕商家，不要试图透过注册三维形状，作为窒碍合法竞争的手段。