引言

歐洲聯盟法院（「歐盟法院」）於2015年9月16日在Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd (Case C‑215/14) 一案的裁決中，某程度上闡明了申請註冊三維商標所須的顯著性。

背景

Société des Produits Nestlé SA（「雀巢」）向英國知識產權局（「知識產權局」）申請，將表述一排四條朱古力威化餅形狀的三維標誌註冊為商標（「該商標」），用於類別30的若干貨品（包括「朱古力」）。該商標的形狀是雀巢產品「Kit Kat」的基本形狀，從1935年以來幾乎沒有改變過，只是沒有包含構成「Kit Kat」標誌的「Kit Kat」壓印字樣和橢圓形狀，如下圖所示：

在該商標的申請公布後，Cadbury UK Ltd（「吉百利」）基於拒絕理由（見下文定義）反對該商標的申請。最終除「蛋糕」（cakes）和「糕餅」（pastries）類別的貨品外，吉百利的反對理由均獲知識產權局大體上接納。其後，雀巢就知識產權局的裁決向英國高等法院提出上訴，而吉百利則就知識產權局駁回對「蛋糕」和「糕餅」類別的反對提出交叉上訴。英國高等法院決定暫緩法律程序，將三個問題轉交歐盟法院請求釋法（詳情見下文）。

法理分析

適用法律

吉百利根據英國的國家商標法（即實施《歐盟商標指令》的法例）基於下列絕對拒絕理由（「拒絕理由」）提出反對：

1. 標的商標欠缺任何顯著特性；
2. 該標誌只包含：
3. 1. 因貨品本身的性質而形成的形狀；
   2. 為獲得某種技術結果而必要的貨品形狀；或
   3. 對貨品有重要價值的形狀。

知識產權局的裁決

知識產權局的審查員指出，該商標有三個特徵：

1. 基本長方形方塊的形狀；
2. 條形之間凹槽的形狀、位置和深度；及
3. 凹槽的數目以及條形的寬度決定「條狀」的數目。

審查員認為，上述第一個特徵是因貨品本身的性質而形成的。該商標的外形明顯偏離「蛋糕」和「糕餅」的常態，因此除這兩類貨品外，該商標不能註冊其他類別的用途。由於其他兩項特徵對於獲得某種技術結果是必要的，審查員拒絕了用於其他類別的註冊申請。

審查員又駁回了雀巢關於後來獲得顯著性的論點。雖然雀巢證明了有相當比例的公眾能識別標的標記（只限朱古力糖果產品），但審查員並不信納消費者是靠形狀來識別貨品來源，消費者反而似乎只是靠KIT KAT這個文字標記和其他與貨品有關的文字及圖形標記來識別貨品來源。

歐盟法院的答覆

英國高等法院在決定是否維持知識產權局的裁決之前，向歐盟法院提交了三個法律問題請求釋法。歐盟法院的回應如下：

第一，歐盟法院重申，拒絕理由2.a至2.c是為了防止商標保護變成容許商標擁有人壟斷技術方案、或壟斷使用者可能會在競爭對手的貨品中尋找的功能特性。歐盟法院認為，拒絕理由2.a至2.c中的每一點必須獨立應用，如果一個標誌完全符合其中任何一點，該標誌將被視為只由貨品形狀組成而不能註冊成為商標。

第二，歐盟法院裁定，貨品的運用方式是由顧客的角度決定，貨品的製造方法並不重要。因此，法律須被解釋為只參考爭議貨品的運用方式，而不適用於貨品的製造方式。

第三，歐盟法院認為，如要註冊一個經使用（不論作為另一註冊商標的一部分使用，還是與其一起使用）後已獲得顯著特徵的商標，商標申請人必須證明有關類別人士感覺到只以其申請標記指明的貨品或服務（而非任何其他可能同時出現的標記）是來自某特定公司的。

案件影響

根據《Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names》一書，除非下級法院在程序上或其他方面嚴重違規而造成錯誤或不公平，否則知識產權局的裁決應獲確認。歐盟法院的答覆似乎確認了知識產權局對相關法律的解釋，但除非雀巢獲法院許可提出新的理據及／或證據，或除非知識產權局在處理雙方證據或其他方面的法律應用有誤，否則英國高等法院可能會維持知識產權局的裁決。

商業機構有時會嘗試申請註冊較為普通的商標，以期擴大保護範圍防止被侵權。例如，如果標的標記註冊成功，任何企業在該商標所註冊的類別貨品中使用註冊的形狀，即使該企業的貨品上有任何壓印標記（除非該壓印標記具有充分顯著性）或其他非顯著特徵，雀巢都可能對該等企業強制執行其權利。不過，此案顯示了針對這類申請提出絕對拒絕理由的可能性，提出商標申請時，尤其是基於標記形狀的三維商標申請，需要具備一些可識別來源的顯著特徵。

此案提醒我們，商標申請應該 (i) 具備顯著特徵，可以體現申請人為該貨品的原產商，及／或 (ii) 在最大範圍內與相關市場已經使用的商標相應，從而顯示固有的及／或後來獲得的顯著性，以推翻任何絕對拒絕理由。