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強制執行短期專利

2013-11-30

香港有兩種專利,一種是標準專利,另一種是短期專利。短期專利可直接在香港申請,並根據香港法例第514章《專利條例》授予,與標準專利互補,為商業壽命較短的發明提供保障。由於短期專利無須通過實質審查,擁有人在強制執行短期專利時,有時會被質疑其專利發明的有效性。

申請短期專利

《專利條例》第113條就申請短期專利作出了規定。所有短期專利申請均須提交到知識產權署的專利註冊處。

申請人須提交的文件主要包括:專利表格第P6號,專利說明書,中、英文的摘要,以及由任何一個指定專利局(中華人民共和國國家知識產權局、歐洲專利局或英國專利局)或根據《專利合作條約》第16條委任的任何「國際檢索局」發出的檢索報告。

任何人如已 (1) 在世貿成員國或《巴黎公約》締約國就一項發明提交專利或其他保護的申請或 (2) 在香港就一項發明提交短期專利申請(「在先申請」),若其後再就同一項發明提交短期專利申請,則享有自首次申請提交日期起計12個月的優先權。[1] 優先權的作用是將其後的短期專利申請日期設定為與在先申請的日期相同,以確定專利的新穎性及獨創性。[2]

專利註冊處處長(「處長」)會進行審查,以確保有關申請符合「最低限度的規定」及「形式上的規定」。[3] 基本上,短期專利只須通過形式審查,不會就有關發明的新穎性及創造性進行實質檢索或審查。

《專利條例》第117條訂明,處長並無義務考慮或顧及有關發明是否可享專利。正如在Environmental Systems Product Holdings Inc. v DPC Technology Ltd. [2010] HKCU 839一案中,時任高等法院特委法官的袁國強資深大律師闡明:「由於《專利條例》第117條的緣故,一項發明獲授予短期專利並不代表它具有新穎性、獨創性或其他原因而可享專利。如果所屬技術領域的專業人員在參照該領域的現有技術後,認為某項發明並不明顯,也不可預見,該項發明則可被視為具獨創性。」[4]

短期專利制度某程度上是一個「信任」制度,因為它非常依靠申請人誠實正直,不會就一項明知不可享有專利(不論任何原因)的發明申請短期專利。

短期專利賦予的權利

短期專利的有效期為申請日期起計四年,在首四年有效期屆滿前可續期四年,合共最長八年。[5]

在有效期間,短期專利擁有人有權阻止任何第三方未經同意使用其發明,例如若某項短期專利是一項產品,擁有人便有權阻止任何第三方未經同意在香港製作、銷售、使用或進口該產品。[6] 短期專利擁有人亦有權阻止任何人未經授權間接使用其短期專利,例如阻止任何第三方在香港向任何人(有權實施該項專利發明的一方除外)供應或提議供應實施該發明的重要元素的媒介,而該第三方是知道(或在有關情況下此事對於一個合理人而言屬顯然易見)該媒介是適合的且是預定用以使該項發明在香港發揮效用的。[7]

但應注意,《專利條例》第75條亦對短期專利的效力作出限制。例如,短期專利賦予的權利並不適用於為非商業目的而私下作出的行為,及為實驗目的而作出與有關專利發明的標的事項有關的行為。[8]

強制執行短期專利

短期專利擁有人(即擁有人或獨家特許持有人)只可就其獲授予短期專利之後的侵犯專利行為提出民事訴訟,因為只提交了申請但未獲批准的短期專利並沒有可強制執行的權利。

提出法律訴訟時,專利擁有人須證明專利有效;就此而言,其發明獲授予短期專利是無關重要的,因為短期專利並未經過實質審查,亦沒有審查及測試有效性。即使在申請短期專利時提交的檢索報告顯示該發明具新穎性及創造性,亦不作為定論,因為檢索報告未必徹底,亦未必檢查及識別到所有相關的現有技術。

因此,在展開任何訴訟前,特別是面對下文所述被告人可能提出的質疑及/或抗辯時,最好先徵詢律師或專利代理人的意見,並全面檢查短期專利的新穎性及創造性。

質疑有效性及撤銷

大多數情況下,被告人除了提出抗辯理由,表示自己的產品沒有侵犯短期專利外,通常還會質疑短期專利的有效性,指出有關發明欠缺新穎性或獨創性。被告人會嘗試證明,在短期專利申請日期(或優先日期)前,有關發明已是公眾已知的現有技術的一部分(即現有技術已披露及預期該項短期專利的發明),以證明它並非新發明。例如,如果同一項發明先前已在內地申請專利,但其後在香港提交短期專利申時沒有要求優先權(先前的內地專利申請),那麼即使發明者相同,但其後的香港短期專利發明亦不會被視為新發明。因此,短期專利會被香港法院裁定為無效及予以撤銷。

任何人都可向法院申請頒令撤銷短期專利,包括侵犯專利訴訟案中的被告人,亦可在案中提出反申索,要求撤銷短期專利。

總結

要強制執行短期專利的權利,擁有人須首先證明短期專利是有效的,因為一項發明獲授予短期專利,本身並非證明它可享專利的不可推翻的證據,這通常是被告人會質疑的地方。如果擁有人未能證明短期專利有效,或被告人能夠證明短期專利無效,法院便會撤銷短期專利,駁回侵犯專利的申索。
 


[1]     香港法例第514章《專利條例》第110條 [2]     香港法例第514章《專利條例》第112條 [3]     根據第114(1) 條,處長須審查短期專利申請是否符合第 114(2) 條在提交日期的設定方面所指明的規定(即最低限度的規定)。而根據第115(1) 條,如任何短期專利申請的提交日期已予設定,則處長須審查是否已符合第113條的規定和為施行該條而訂立的任何規則的規定(即形式上的規定),例如是否已提交要求授予短期專利的申請,及是否已提交專利說明書、摘要及檢索報告。 [4]     Environmental Systems Product Holdings Inc. v DPC Technology Ltd. [2010] HKCU 839,第16段 [5]     香港法例第514章《專利條例》第126條 [6]     香港法例第514章《專利條例》第73條 [7]     香港法例第514章《專利條例》第74條 [8]     香港法例第514章《專利條例》第75條

律師團隊

伍兆榮
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資深合夥人
楊先恒
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