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强制执行短期专利

2013-11-30

香港有两种专利,一种是标准专利,另一种是短期专利。短期专利可直接在香港申请,并根据香港法例第514章《专利条例》授予,与标准专利互补,为商业寿命较短的发明提供保障。由于短期专利无须通过实质审查,拥有人在强制执行短期专利时,有时会被质疑其专利发明的有效性。 

申请短期专利 

《专利条例》第113条就申请短期专利作出了规定。所有短期专利申请均须提交到知识产权署的专利注册处。

申请人须提交的文件主要包括:专利表格第P6号,专利说明书,中、英文的摘要,以及由任何一个指定专利局(中华人民共和国国家知识产权局、欧洲专利局或英国专利局)或根据《专利合作条约》第16条委任的任何「国际检索局」发出的检索报告。

任何人如已 (1) 在世贸成员国或《巴黎公约》缔约国就一项发明提交专利或其他保护的申请或 (2) 在香港就一项发明提交短期专利申请(「在先申请」),若其后再就同一项发明提交短期专利申请,则享有自首次申请提交日期起计12个月的优先权。[1]优先权的作用是将其后的短期专利申请日期设定为与在先申请的日期相同,以确定专利的新颖性及独创性。[2] 

专利注册处处长(「处长」)会进行审查,以确保有关申请符合「最低限度的规定」及「形式上的规定」。[3]基本上,短期专利只须通过形式审查,不会就有关发明的新颖性及创造性进行实质检索或审查。

《专利条例》第117条订明,处长并无义务考虑或顾及有关发明是否可享专利。正如在Environmental Systems Product Holdings Inc. v DPC Technology Ltd. [2010] HKCU 839一案中,时任高等法院特委法官的袁国强资深大律师阐明:「由于《专利条例》第117条的缘故,一项发明获授予短期专利并不代表它具有新颖性、独创性或其他原因而可享专利。如果所属技术领域的专业人员在参照该领域的现有技术后,认为某项发明并不明显,也不可预见,该项发明则可被视为具独创性。」[4] 

短期专利制度某程度上是一个「信任」制度,因为它非常依靠申请人诚实正直,不会就一项明知不可享有专利(不论任何原因)的发明申请短期专利。 

短期专利赋予的权利 

短期专利的有效期为申请日期起计四年,在首四年有效期届满前可续期四年,合共最长八年。[5] 

在有效期间,短期专利拥有人有权阻止任何第三方未经同意使用其发明,例如若某项短期专利是一项产品,拥有人便有权阻止任何第三方未经同意在香港制作、销售、使用或进口该产品。[6]短期专利拥有人亦有权阻止任何人未经授权间接使用其短期专利,例如阻止任何第三方在香港向任何人(有权实施该项专利发明的一方除外)供应或提议供应实施该发明的重要元素的媒介,而该第三方是知道(或在有关情况下此事对于一个合理人而言属显然易见)该媒介是适合的且是预定用以使该项发明在香港发挥效用的。[7] 

但应注意,《专利条例》第75条亦对短期专利的效力作出限制。例如,短期专利赋予的权利并不适用于为非商业目的而私下作出的行为,及为实验目的而作出与有关专利发明的标的事项有关的行为。[8] 

强制执行短期专利 

短期专利拥有人(即拥有人或独家特许持有人)只可就其获授予短期专利之后的侵犯专利行为提出民事诉讼,因为只提交了申请但未获批准的短期专利并没有可强制执行的权利。

提出法律诉讼时,专利拥有人须证明专利有效;就此而言,其发明获授予短期专利是无关重要的,因为短期专利并未经过实质审查,亦没有审查及测试有效性。即使在申请短期专利时提交的检索报告显示该发明具新颖性及创造性,亦不作为定论,因为检索报告未必彻底,亦未必检查及识别到所有相关的现有技术。

因此,在展开任何诉讼前,特别是面对下文所述被告人可能提出的质疑及/或抗辩时,最好先征询律师或专利代理人的意见,并全面检查短期专利的新颖性及创造性。 

质疑有效性及撤销 

大多数情况下,被告人除了提出抗辩理由,表示自己的产品没有侵犯短期专利外,通常还会质疑短期专利的有效性,指出有关发明欠缺新颖性或独创性。被告人会尝试证明,在短期专利申请日期(或优先日期)前,有关发明已是公众已知的现有技术的一部分(即现有技术已披露及预期该项短期专利的发明),以证明它并非新发明。例如,如果同一项发明先前已在内地申请专利,但其后在香港提交短期专利申时没有要求优先权(先前的内地专利申请),那么即使发明者相同,但其后的香港短期专利发明亦不会被视为新发明。因此,短期专利会被香港法院裁定为无效及予以撤销。

任何人都可向法院申请颁令撤销短期专利,包括侵犯专利诉讼案中的被告人,亦可在案中提出反申索,要求撤销短期专利。

总结
要强制执行短期专利的权利,拥有人须首先证明短期专利是有效的,因为一项发明获授予短期专利,本身并非证明它可享专利的不可推翻的证据,这通常是被告人会质疑的地方。如果拥有人未能证明短期专利有效,或被告人能够证明短期专利无效,法院便会撤销短期专利,驳回侵犯专利的申索。




[1]     香港法例第514章《专利条例》第110条 [2]     香港法例第514章《专利条例》第112条 [3]     根据第114(1) 条,处长须审查短期专利申请是否符合第 114(2) 条在提交日期的设定方面所指明的规定(即最低限度的规定)。而根据第115(1) 条,如任何短期专利申请的提交日期已予设定,则处长须审查是否已符合第113条的规定和为施行该条而订立的任何规则的规定(即形式上的规定),例如是否已提交要求授予短期专利的申请,及是否已提交专利说明书、摘要及检索报告。 [4]     Environmental Systems Product Holdings Inc. v DPC Technology Ltd. [2010] HKCU 839,第16段 [5]     香港法例第514章《专利条例》第126条 [6]     香港法例第514章《专利条例》第73条 [7]     香港法例第514章《专利条例》第74条 [8]     香港法例第514章《专利条例》第75条

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伍兆荣
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资深合伙人
杨先恒
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