简介

如有商人把自己的货品及服务失实表述为与另一商人（申索人）的业务有关连，从而利用申索人的声誉，申索人可以假冒（passing off）为诉讼因由提出申索。这种失实表述的形式通常是模仿其他经营者的商标、商号名称及／或货品包装、标贴或外观（get-up）等。要证明假冒，申索人须证明以下元素：

1. 申索人货品或服务带有商誉或声誉；
2. 被告人的失实表述导致或很可能导致公众以为被告人提供的货品或服务是申索人的货品或服务；及
3. 申索人受到损害。

虽然关于假冒的法律不断演变，以对付新的失实表述形式，但英国知识产权企业法庭最近在一宗案件的裁决却显示，关于假冒的法律对产品「外观」的保护是有局限的。产品外观一般指展现产品个别元素的配置，这些元素通常包括形状、图形、颜色组合、整体包装或展示。

案情摘要

在George East Housewares Limited v Fackelmann GMBH & Co KG [2016] EWHC 2476 (IPEC) 一案中，涉案货品是厨用量杯。申索人是一间历史悠久的厨具制造商的业务继承人，该厨具制造商自1934年开始以「Tela」品牌销售圆锥形量杯，其量杯的形状一直大致相同。被告人是两间关连公司，分别制造和分销以Fackelmann和Dr Oetker为名称的量杯。申索人指被告人在英国销售与申索人量杯外观相似的量杯，属假冒行为。

申索人指，其量杯外观带有以下显著元素：(1) 量杯的形状，(2)「Tela」名称，量杯内外的设计及使用的文字，及 (3) 品牌名称「Tela」（统称「量杯外观」）。申索人在其状书中书面详细描述了量杯的特征，以证明这些显著元素的存在。判词随附的申索人及被告人量杯的照片如下：

申索人销售的量杯（摘录自判词第22页）

被告人销售的量杯（摘录自判词第24页）

申索人亦向法庭呈交了若干其当时在市场上销售或已售出的量杯作为证据。虽然这些量杯全部都是圆锥形，但量杯内外的样子，包括颜色，都有若干不同。

由于被告人销售的量杯与申索人的量杯品牌名称不同，两者能够区分，因此申索人指其量杯外观第 (1) 及 (2) 项元素个别或结合地带有商誉，不论品牌名称的角色如何，仍可构成假冒。本案的主要争论点是，申索人能否在不倚赖品牌名称的情况下，证明其量杯外观带有商誉。

案例及法庭的应用

双方在本案中引用了多个案例，法庭亦予考虑，包括Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc (No.3) [1990] RPC 341（Jif Lemon案例）这宗关于假冒的经典案例。案例显示，即使竞争产品没有采用相似得令人混淆的名称，亦可能构成假冒。然而，本案法官认为「不考虑产品名称而仍能辨别产品来源属罕见的情况」（见第40段）。换言之，要在不考虑产品品牌名称的情况下证明产品特征（例如形状及装饰）带有商誉，是十分困难的事情（虽然在技术上并非不可能）。

法官在本案中批评，申索人呈交为证据的量杯并不能完全支持申索人书面描述的量杯特征，或与书面描述不一致。法官认为，书面描述只是基于部分量杯，而非全部量杯。呈堂的部分量杯并没有书面描述中所述的某些特征。法官认为有关量杯的整体外观与书面描述明显不一致。

此外，申索人还有销售其他款式的量杯，但并没有呈交为证据，而这些量杯的外观与书面描述有更大差别。申索人未能提供证据，以剔除该等其他量杯在指称假冒发生的日期对销售及宣传数据的影响。因此，该些数据不能证明在不考虑申索人产品品牌名称及其他款式量杯的特征的情况下，具有书面描述特征的量杯外观是带有商誉的。法官亦认为，申索人未能提供直接证据支持其论点，证明在不理会品牌名称的情况下，可单凭量杯形状识别这些量杯的来源或建立商誉。

基于这些事实裁定，法官裁断申索人未能证明商誉。法官进一步认为，根据所提供的证据，申索人的量杯与被告人的量杯之间的相似程度并不足以引起混淆或构成就假冒而言的失实表述，因此裁定被告人并无假冒。

裁决反映证明商誉的困难

虽然本案的裁决取决于该案的案情，且在很大程度上基于呈堂证据，但法官对申索人证据的批评反映了在不考虑品牌名称的情况下，要证明商品外观的商誉存在一定的困难。企业很少只销售一种产品，而同类产品亦不时会有外观款式变化或修改，这都可能令证明产品外观（在不考虑品牌名称下）的商誉更加困难。就证据而言，要成功控告他人假冒外观，可能需要提供不同产品款式的独立销售及宣传数据，以便证明每个款式的特定商誉。

由于多数企业会在市场上提供不同种类产品，证明商誉的实际困难是显而易见的。此类申索应该一开始便计划好诉讼策略及证据的收集。上述困难亦应该是考虑和解与否的因素之一。此案清楚表明关于假冒的法律的局限，以及取得注册商标及外观设计权的重要性。

有鉴于此，品牌拥有人应在适当的情况下，透过其他形式的知识产权保护（例如版权、注册形状商标及注册外观设计），采取步骤确保产品外观受到保护。把产品外观注册为形状商标及／或注册外观设计，将有助避免日后在强制执行程序中证明外观商誉的困难。一经注册，关于外观侵权的申索将会由《注册外观设计条例》（香港法例第522章）及《商标条例》（香港法例第559章）下的法定机制规管，根据这些法定机制提出的侵权申索，无须经过证明产品商誉的繁苛程序，因此可能对申索人更有利。不过须注意，一种外观能否注册为注册外观设计及形状商标，须视乎该外观是否符合相关条例规定的注册条件。如要更有效地保护权益，还须尽早研究注册各种知识产权的可能性。为防日后就商誉出现争议，企业应时常妥善保存纪录，并在任何潜在申索出现时及早征询法律意见。