簡介

如有商人把自己的貨品及服務失實表述為與另一商人（申索人）的業務有關連，從而利用申索人的聲譽，申索人可以假冒（passing off）為訴訟因由提出申索。這種失實表述的形式通常是模仿其他經營者的商標、商號名稱及／或貨品包裝、標貼或外觀（get-up）等。要證明假冒，申索人須證明以下元素：

1. 申索人貨品或服務帶有商譽或聲譽；
2. 被告人的失實表述導致或很可能導致公眾以為被告人提供的貨品或服務是申索人的貨品或服務；及
3. 申索人受到損害。

雖然關於假冒的法律不斷演變，以對付新的失實表述形式，但英國知識產權企業法庭最近在一宗案件的裁決卻顯示，關於假冒的法律對產品「外觀」的保護是有局限的。產品外觀一般指展現產品個別元素的配置，這些元素通常包括形狀、圖形、顏色組合、整體包裝或展示。

案情摘要

在George East Housewares Limited v Fackelmann GMBH & Co KG [2016] EWHC 2476 (IPEC) 一案中，涉案貨品是廚用量杯。申索人是一間歷史悠久的廚具製造商的業務繼承人，該廚具製造商自1934年開始以「Tela」品牌銷售圓錐形量杯，其量杯的形狀一直大致相同。被告人是兩間關連公司，分別製造和分銷以Fackelmann和Dr Oetker為名稱的量杯。申索人指被告人在英國銷售與申索人量杯外觀相似的量杯，屬假冒行為。

申索人指，其量杯外觀帶有以下顯著元素：(1) 量杯的形狀，(2)「Tela」名稱，量杯內外的設計及使用的文字，及 (3) 品牌名稱「Tela」（統稱「量杯外觀」）。申索人在其狀書中書面詳細描述了量杯的特徵，以證明這些顯著元素的存在。判詞隨附的申索人及被告人量杯的照片如下：

申索人銷售的量杯（摘錄自判詞第22頁）

被告人銷售的量杯（摘錄自判詞第24頁）

申索人亦向法庭呈交了若干其當時在市場上銷售或已售出的量杯作為證據。雖然這些量杯全部都是圓錐形，但量杯內外的樣子，包括顏色，都有若干不同。

由於被告人銷售的量杯與申索人的量杯品牌名稱不同，兩者能夠區分，因此申索人指其量杯外觀第 (1) 及 (2) 項元素個別或結合地帶有商譽，不論品牌名稱的角色如何，仍可構成假冒。本案的主要爭論點是，申索人能否在不倚賴品牌名稱的情況下，證明其量杯外觀帶有商譽。

案例及法庭的應用

雙方在本案中引用了多個案例，法庭亦予考慮，包括Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc (No.3) [1990] RPC 341（Jif Lemon案例）這宗關於假冒的經典案例。案例顯示，即使競爭產品沒有採用相似得令人混淆的名稱，亦可能構成假冒。然而，本案法官認為「不考慮產品名稱而仍能辨別產品來源屬罕見的情況」（見第40段）。換言之，要在不考慮產品品牌名稱的情況下證明產品特徵（例如形狀及裝飾）帶有商譽，是十分困難的事情（雖然在技術上並非不可能）。

法官在本案中批評，申索人呈交為證據的量杯並不能完全支持申索人書面描述的量杯特徵，或與書面描述不一致。法官認為，書面描述只是基於部分量杯，而非全部量杯。呈堂的部分量杯並沒有書面描述中所述的某些特徵。法官認為有關量杯的整體外觀與書面描述明顯不一致。

此外，申索人還有銷售其他款式的量杯，但並沒有呈交為證據，而這些量杯的外觀與書面描述有更大差別。申索人未能提供證據，以剔除該等其他量杯在指稱假冒發生的日期對銷售及宣傳數據的影響。因此，該些數據不能證明在不考慮申索人產品品牌名稱及其他款式量杯的特徵的情況下，具有書面描述特徵的量杯外觀是帶有商譽的。法官亦認為，申索人未能提供直接證據支持其論點，證明在不理會品牌名稱的情況下，可單憑量杯形狀識別這些量杯的來源或建立商譽。

基於這些事實裁定，法官裁斷申索人未能證明商譽。法官進一步認為，根據所提供的證據，申索人的量杯與被告人的量杯之間的相似程度並不足以引起混淆或構成就假冒而言的失實表述，因此裁定被告人並無假冒。

裁決反映證明商譽的困難

雖然本案的裁決取決於該案的案情，且在很大程度上基於呈堂證據，但法官對申索人證據的批評反映了在不考慮品牌名稱的情況下，要證明商品外觀的商譽存在一定的困難。企業很少只銷售一種產品，而同類產品亦不時會有外觀款式變化或修改，這都可能令證明產品外觀（在不考慮品牌名稱下）的商譽更加困難。就證據而言，要成功控告他人假冒外觀，可能需要提供不同產品款式的獨立銷售及宣傳數據，以便證明每個款式的特定商譽。

由於多數企業會在市場上提供不同種類產品，證明商譽的實際困難是顯而易見的。此類申索應該一開始便計劃好訴訟策略及證據的收集。上述困難亦應該是考慮和解與否的因素之一。此案清楚表明關於假冒的法律的局限，以及取得註冊商標及外觀設計權的重要性。

有鑑於此，品牌擁有人應在適當的情況下，透過其他形式的知識產權保護（例如版權、註冊形狀商標及註冊外觀設計），採取步驟確保產品外觀受到保護。把產品外觀註冊為形狀商標及／或註冊外觀設計，將有助避免日後在強制執行程序中證明外觀商譽的困難。一經註冊，關於外觀侵權的申索將會由《註冊外觀設計條例》（香港法例第522章）及《商標條例》（香港法例第559章）下的法定機制規管，根據這些法定機制提出的侵權申索，無須經過證明產品商譽的繁苛程序，因此可能對申索人更有利。不過須注意，一種外觀能否註冊為註冊外觀設計及形狀商標，須視乎該外觀是否符合相關條例規定的註冊條件。如要更有效地保護權益，還須盡早研究註冊各種知識產權的可能性。為防日後就商譽出現爭議，企業應時常妥善保存紀錄，並在任何潛在申索出現時及早徵詢法律意見。