以小熊铁罐包装的「4 MIX」四味曲奇闻名的珍妮小熊饼店，近日因怀疑其中文商标遭人抢先注册，而卷入了一场商标争夺风波。

背景

在2009年的时候，珍妮小熊饼店的老板大概没想到她的饼店会大受内地旅客欢迎，因此当时仅在香港商标注册处注册了其英文商标「」（「Jenny Bakery cookies since 2005（及图案）­」）。有人却于2014年向商标注册处申请注册「4 Mix 4 味­」、「珍妮曲奇­」及「小熊曲奇」标记，被商标注册处暂拒。其后珍妮小熊饼店的老板迅速就上述标记及与其品牌有关的标记再提出商标申请，但部分也被商标注册处暂拒。商标拥有人一旦发现自己的未注册商标被他人申请注册，可以怎样做？

反对

商标拥有人在发现商标被人抢注时，如果商标仍未获准注册，便可根据香港法例第559章《商标条例》第44条反对注册。在《香港知识产权公报》公布一项商标注册申请后3个月内，任何人均可以该注册根据《商标条例》应被拒绝为理由，发出反对申请通知。注册应被拒绝的其中一个理由是不真诚申请，例如申请人无意使用该商标于其申请的任何货品或服务，或申请人在有关标记中并无权利。

撤销

即使商标已经注册，任何人仍可根据《商标条例》第52及53条向商标注册处处长或法院申请撤销商标或宣布商标无效。

因闲置不用而撤销

如任何商标在香港最少连续3年没有被作用商标，而且没有能成立的理由，则任何人均可申请撤销该商标的注册。申请人须提供该注册商标被闲置不用的证据，以支持其申请，而证据通常是调查员作出的法定声明，概述曾进行甚么调查来确定该注册商标没有被使用。如果商标撤销申请获准，注册拥有人的权利将于商标撤销申请日期或（如商标注册处处长或法院信纳撤销的理由在较早日期已存在）较早日期开始停止。

商标拥有人亦可提出由于该注册商标的使用会误导公众关于所注册货品或服务的性质、品质或地区来源，而申请撤销该注册商标。

宣布无效

根据《商标条例》第53条，任何人均可以有关商标的注册根据《商标条例》第11及12条所述的绝对或相对理由应被拒绝作为理据，而提出申请宣布该注册商标无效。就商标抢注而言，适用的绝对理由包括 (1) 该商标相当可能会欺骗公众，(2) 该商标根据或凭借任何法律被禁止在香港使用，及 (3) 该商标的注册申请是不真诚地提出的；而相对理由是有未注册的在先商标或其他标志（「未注册标记」）在营商过程或业务运作中被使用，而该未注册标记主要受到假冒及／或版权或注册外观设计的法律保护（如适用）。

假冒

正如我们在〈浅谈普通法中的「假冒」侵权行为〉一文提到，「假冒」是根据普通法控告他人侵权的诉讼因由，要成功控告商标抢注者假冒，商标拥有人必须证明假冒的三项要素：商誉、失实陈述及损害，而商标拥有人可获得的补救方法包括以禁制令禁止抢注者滥用商标。

实际上，很多已透过其商号及商标建立相当知名度及商誉的人士，都会同时根据法例申请撤销／宣布不当注册的标记无效，及以就假冒提出申索来制止侵权活动。

在本案中，由于第三方申请的「Jenny Bakery」及相关标记尚未获准注册，珍妮小熊饼店的老板可在标记公布后的反对期内提出反对，也可考虑控告把其他货品失实陈述为珍妮小熊饼店货品的商人假冒。

总结

香港的商标注册制度采用基于「在先使用」的原则，致使商标拥有人即使被他人不法抢注商标，仍可倚赖法例及普通法保障自己的权利。不过，办理商标注册和定期进行商标检索的成本始终远低于诉讼成本，企业最好积极保护自己的知识产权，考虑在香港及其他重要市场（例如内地）采取预防措施来保障其资产。