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珍妮小熊餅店:應付商標搶註行為的小貼士

2015-02-01

以小熊鐵罐包裝的「4 MIX」四味曲奇聞名的珍妮小熊餅店,近日因懷疑其中文商標遭人搶先註冊,而捲入了一場商標爭奪風波。


背景

2009年的時候,珍妮小熊餅店的老闆大概沒想到她的餅店會大受內地旅客歡迎,因此當時僅在香港商標註冊處註冊了其英文商標「」(「Jenny Bakery cookies since 2005(及圖案)­」)。有人卻於2014年向商標註冊處申請註冊「4 Mix 4 ­」、「珍妮曲奇­」及「小熊曲奇」標記,被商標註冊處暫拒。其後珍妮小熊餅店的老闆迅速就上述標記及與其品牌有關的標記再提出商標申請,但部分也商標註冊處暫拒。商標擁有人一旦發現自己的未註冊商標被他人申請註冊,可以怎樣做?


反對

商標擁有人在發現商標被人搶註時,如果商標仍未獲准註冊,便可根據香港法例第559章《商標條例》第44條反對註冊在《香港知識產權公報》公布一項商標註冊申請後3個月內,任何人均可以該註冊根據《商標條例》應被拒絕為理由,發出反對申請通知。註冊應被拒絕的其中一個理由是不真誠申請,例如申請人無意使用該商標於其申請的任何貨品或服務,或申請人在有關標記中並無權利。


撤銷

即使商標已經註冊,任何人仍可根據《商標條例》第5253條向商標註冊處處長或法院申請撤銷商標或宣布商標無效

因閒置不用而撤銷

如任何商標在香港最少連續3年沒有被作用商標,而且沒有能成立的理由,則任何人均可申請撤銷該商標的註冊申請人須提供該註冊商標被閒置不用的證據,以支持其申請,而證據通常是調查員作出的法定聲明,概述曾進行甚麼調查來確定該註冊商標沒有被使用。如果商標撤銷申請獲准,註冊擁有人的權利將於商標撤銷申請日期或(如商標註冊處處長或法院信納撤銷的理由在較早日期已存在)較早日期開始停止。

商標擁有人亦可提出由於該註冊商標的使用會誤導公眾關於所註冊貨品或服務的性質、品質或地區來源,而申請撤銷該註冊商標。


宣布無效

根據《商標條例》第53條,任何人均可以有關商標的註冊根據《商標條例》第1112條所述的絕對或相對理由應被拒絕作為理據,而提出申請宣布該註冊商標無效就商標搶註而言,適用的絕對理由包括 (1) 該商標相當可能會欺騙公眾,(2) 該商標根據或憑藉任何法律被禁止在香港使用,及 (3) 該商標的註冊申請是不真誠地提出的;而相對理由是有未註冊的在先商標或其他標誌(「未註冊標記」)在營商過程或業務運作中被使用,而該未註冊標記主要受到假冒及/或版權或註冊外觀設計的法律保護(如適用)。


假冒

正如我們在〈淺談普通法中的「假冒」侵權行為〉一文提到,「假冒」是根據普通法控告他人侵權的訴訟因由,要成功控告商標搶註者假冒,商標擁有人必須證明假冒的三項要素:商譽、失實陳述及損害,而商標擁有人可獲得的補救方法包括以禁制令禁止搶註者濫用商標。

實際上,很多已透過其商號及商標建立相當知名度及商譽的人士,都會同時根據法例申請撤銷/宣布不當註冊的標記無效,及以就假冒提出申索來制止侵權活動。

在本案中,由於第三方申請的「Jenny Bakery」及相關標記尚未獲准註冊,珍妮小熊餅店的老闆可在標記公布後的反對期內提出反對,也可考慮控告把其他貨品失實陳述為珍妮小熊餅店貨品的商人假冒。


總結

香港的商標註冊制度採用基於「在先使用」的原則,致使商標擁有人即使被他人不法搶註商標,仍可倚賴法例及普通法保障自己的權利。不過,辦理商標註冊和定期進行商標檢索的成本始終遠低於訴訟成本,企業最好積極保護自己的知識產權,考慮在香港及其他重要市場(例如內地)採取預防措施來保障其資產。



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香港中環康樂廣場8號交易廣場第三期19

注意:以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識或法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述,只供參考,不能作為任何個別案件的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助,請聯絡我們的律師。

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