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浅谈普通法中的「假冒」侵权行为

2012-09-01

甚么是假冒?

与版权、商标、专利等有法例保护的知识产权不同,「假冒」(passing off)是根据普通法控告他人侵权的诉讼因由,旨在保护商誉。假如一名商人把自己的货品、服务及/或业务,失实陈述为与另一名商人(索偿人)或其货品、服务及/或业务有密切关系,从而导致索偿人商誉受损,索偿人便有权控告前者假冒。

构成假冒侵权行为的元素,在Jif Lemon[1]这宗重要案例中扼要地归纳如下:

1. 原告人必须(在有关国家或地区)在提供货品或服务的业务中建立了商誉或声誉,而该业务是以其向公众提供特定货品或服务时所采用的名称或标记作为区别的。

2. 原告人必须证明被告人向公众作出了失实陈述(不论有意或无意),导致或很可能导致公众相信被告人提供的货品或服务是原告人的货品或服务。

3. 原告人必须证明其因为被告人的失实陈述而蒙受或很可能蒙受损害。

简单而言,要成功控告别人假冒,原告人必须证明以下三项元素存在:商誉、失实陈述及损害。

商标与假冒的关系

从很多案例可见[2],即使原告人的名称及商标已建立了相当的声誉及商誉,但仍会同时以侵犯商标及假冒为理由,寻求法院发出禁制令,禁止被告人滥用其商标。

然而,假冒诉讼并不限于侵犯商标,因为假冒所针对的产权,是索偿人的业务商誉,而非注册标记、外观、标志或其他形式的符号。因此,索偿人仍可根据普通法对假冒侵权行为提出诉讼及保障其没有注册的商标。

Re Ping An Securities Ltd FACV 26/2008一案中(「平安案」),中国第二大保险公司中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China Limited)(「答辩人」),已就「金融事务及货币事务」服务获授予「PING AN」及「平安」两个香港注册商标,而在香港从事证券买卖逾30年的平安股票有限公司(Ping An Securities Limited)(「上诉人」),则申请宣告两个商标无效。终审法院裁定,根据香港法例第559章《商标条例》第12(5)(a) 条,如有另一个在先使用并有冲突的未经注册商标或标志,而该商标或标志在香港的使用是凭借假冒的法律被禁止的,商标的注册则可被拒绝或宣告无效;因此,法院宣告答辩人就「金融事务及货币事务」服务的注册商标无效。

然而,控告他人假冒通常比控告他人侵犯注册商标困难。注册商标在其注册的司法管辖区会自动受到保护,但未经注册的商标或标记的真正拥有人,则须在假冒侵权诉讼中证明三个主要元素:商誉、失实陈述及损害。

The Chamber of Hong Kong Computer Industry Company Limited (香港电脑商会有限公司) v Hong Kong Computer Association Limited (香港电脑业协会有限公司) HCA 621/2010一案中(「电脑节案」),原告人由2002年至2010年(2009年除外)一直与深水埗区议会在深水埗区合办大型电脑展览(「电脑展」),名为「香港电脑节」(Hong Kong Computer Festival)。经传媒报道,原告人的电脑展亦被称为「深水埗电脑节」(Shamshuipo Computer Festival)。被告人于2010年举办另一个电脑展,名为「深水埗脑场电脑节」(Shamshuipo Computer Malls Computer Festival)。原告人指称,被告人使用的名称假冒了原告人举办的电脑展的商用名称。原讼法庭认为,原告人在「香港电脑节」(Hong Kong Computer Festival)这样简单的一个名称所建立的商誉或声誉并未足以令任何人在香港以任何组合使用「电脑节」(Computer Festival)一词构成假冒原告人的商誉或声誉。原告人的顾客主要是电脑展的参展商户,他们不会混淆原告人和被告人的服务。因此,被告人并无将其举办的电脑展失实陈述为原告人过去曾举办的电脑展。原告人亦不会蒙受任何损失,因为原告人在与深水埗区议会合办的电脑展中并无金钱利益。由于原告人对被告人的假冒指控不成立,被告人可继续在深水埗的电脑商场举办其电脑展。

总结

「电脑节案」中的原告人未能证明「香港电脑节」(Hong Kong Computer Festival)之名称具有能区别其举办的电脑展的显著性;另一方面,「平安案」中的上诉人在香港经营证券买卖业务逾30年则能够证明其在证券业务建立了商誉,而该业务是以「平安」(PING ANPING ON)之名称作为区别的。因此,以假冒为理由提出诉讼时,原告人能否证明有关标记、名称或外观已成为原告人货品及/或服务的显著特征,是极之重要的。

如果有关标记或标志是可注册为商标的,则应在香港注册为商标,而不应单靠根据普通法控告他人假冒来保护有关标记或标志。

另外,即使有关标记或标志欠缺显著特性,但如在注册申请日期前已因其付诸使用而实际上具有显著性,则仍可根据《商标条例》第11(2) 条注册为商标。


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注意:以上内容涉及十分专门和复杂的法律知识或法律程序。本篇文章仅是对有关题目的一般概述,只供参考,不能作为任何个别案件的法律意见。如需进一步的法律谘询或协助,请联络我们的律师。
ONC柯伍陈律师事务所发行© 2012



[1]Reckitt & Colman Products Ltd v the Borden [1990] RPC 341, [1990] 1 All ER 873
[2]Tsit Wing (Hong Kong) Company Limited & Anor v TWG Tea Company PTE Ltd & Anor (HCA 2210A/2011; HCA 2210/2011); Nippon Denki Kabushiki Kaisha (NEC Corporation) v JR Oriental Company Limited & Ors HCA 1947/2008 and Wah Shing Sports Trading Ltd v Ho Patrick trading as New Generation & Co. HCA 755/2005,


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伍兆荣
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杨先恒
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