簡介

微笑行動基金會（Operation Smile, Inc.）（「微笑行動」）是一個於1982年在美國維珍尼亞州成立的國際醫療慈善機構。微笑行動為患有先天唇裂、顎裂或其他面部畸形的發展中國家兒童及青少年提供免費手術。微笑行動自創立以來，為患有先天面部畸形的兒童進行各種醫療檢查及慈善資助手術，亦為實現人道主義目標而舉辦慈善及推廣活動，從而在國際上建立了良好商譽。然而，微笑行動卻因為其一間分支機構在協作關係終止後仍繼續使用微笑行動的商標，而捲入商標糾紛中。

背景

1991年，微笑行動成功在中國啟動慈善基金，逐漸為亞洲的慈善事業建立了良好商譽。其後於1992年6月4日成立了「微笑行動中國基金有限公司」（Operation Smile – China Medical Mission Limited）（「中國微笑行動」），旨在將微笑行動擴展至香港、澳門及中國。雖然微笑行動在大中華地區以「Operation Smile」商標提供醫療服務，但在與分支機構發生爭議前，並沒有正式申請商標註冊，雙方亦無訂立任何特許協議。

自1998年起，微笑行動在香港將「OPERATION SMILE」註冊為商標（商標編號2000B04291AA），註冊類別為第41及44類的醫療護理、專業培訓課程及醫療服務。微笑行動是商標的擁有人。該商標有以下兩個形式：一個是在「Operation Smile」兩個單字中間以一個地球圖形分隔，另一個是該地球圖形，但沒有文字。

微笑行動雖然在香港註冊了OPERATION SMILE商標，但沒有要求分支機構簽署正式特許協議。

然而，於大約2009年5月，中國微笑行動的總經理在發給一名同事的電郵中表示，得知有中國微笑行動的職員打算以自己的名義註冊「Operation Smile China」商標，然後將註冊商標向中國微笑行動出售或出租，因此對保護中國微笑行動的知識產權表示關注。微笑行動得悉此威脅後，要求中國微笑行動訂立正式特許協議但遭拒絕，於是於2014年9月30日通知中國微笑行動，所有授予中國微笑行動的特許及同意均告終止，中國微笑行動應「停止及終止」使用任何微笑行動的知識產權。

2015年5月19日，中國微笑行動更改名稱，註冊為「逸傑國際慈善基金會有限公司」，但仍堅持在其域名及網址的開端使用微笑行動的名稱（「operationsmile」及「opsmile」）。因此，微笑行動在香港起訴中國微笑行動，控告其侵犯微笑行動的商標及假冒微笑行動。中國微笑行動則指與微笑行動共同享有商標的商譽。

裁決

2017年11月30日，原訟法庭裁定微笑行動勝訴，認為中國微笑行動公然侵犯了微笑行動的知識產權。裁決理由概括如下：

1. 中國微笑行動是在微笑行動的支持下成立的，這一點無可爭辯。微笑行動與中國微笑行動被視為共同行事且是同一機構。換言之，中國微笑行動是微笑行動的「化身」，並享用微笑行動的商譽、名稱及商標。
2. 證據顯示，中國微笑行動與微笑行動在香港及中國並不共同享有商譽，因為中國微笑行動未能證明微笑行動的商標或名稱已不再具有顯著性，亦未能證明微笑行動的商譽已消失。
3. 中國微笑行動在​​協作終止後的行為歪曲了其與微笑行動的關係，旨在欺騙公眾或很可能使公眾產生混淆，以及吸引原本打算支持微笑行動的捐贈者及贊助者。中國微笑行動與微笑行動不再有關聯，中國微笑行動已無權繼續使用微笑行動的名稱。

要點

本案顯示了在不同司法管轄區設有分支機構的情況下，預早計劃保護知識產權及集中商標所有權均十分重要。假如微笑行動一開始就與中國微笑行動訂立知識產權特許協議，無論其知識產權是否已經／可以註冊，則可避免費用高昂的訴訟。知識產權特許協議可納入條款，防止獲特許人以自己名義將商標註冊，以及確保在該特許協議終止時，因獲特許人使用商標而累積的商譽及聲譽仍屬於商標。