简介

微笑行动基金会（Operation Smile, Inc.）（「微笑行动」）是一个于1982年在美国维珍尼亚州成立的国际医疗慈善机构。微笑行动为患有先天唇裂、颚裂或其他面部畸形的发展中国家儿童及青少年提供免费手术。微笑行动自创立以来，为患有先天面部畸形的儿童进行各种医疗检查及慈善资助手术，亦为实现人道主义目标而举办慈善及推广活动，从而在国际上建立了良好商誉。然而，微笑行动却因为其一间分支机构在协作关系终止后仍继续使用微笑行动的商标，而卷入商标纠纷中。

背景

1991年，微笑行动成功在中国启动慈善基金，逐渐为亚洲的慈善事业建立了良好商誉。其后于1992年6月4日成立了「微笑行动中国基金有限公司」（Operation Smile – China Medical Mission Limited）（「中国微笑行动」），旨在将微笑行动扩展至香港、澳门及中国。虽然微笑行动在大中华地区以「Operation Smile」商标提供医疗服务，但在与分支机构发生争议前，并没有正式申请商标注册，双方亦无订立任何特许协议。

自1998年起，微笑行动在香港将「OPERATION SMILE」注册为商标（商标编号2000B04291AA），注册类别为第41及44类的医疗护理、专业培训课程及医疗服务。微笑行动是商标的拥有人。该商标有以下两个形式：一个是在「Operation Smile」两个单字中间以一个地球图形分隔，另一个是该地球图形，但没有文字。

微笑行动虽然在香港注册了OPERATION SMILE商标，但没有要求分支机构签署正式特许协议。

然而，于大约2009年5月，中国微笑行动的总经理在发给一名同事的电邮中表示，得知有中国微笑行动的职员打算以自己的名义注册「Operation Smile China」商标，然后将注册商标向中国微笑行动出售或出租，因此对保护中国微笑行动的知识产权表示关注。微笑行动得悉此威胁后，要求中国微笑行动订立正式特许协议但遭拒绝，于是于2014年9月30日通知中国微笑行动，所有授予中国微笑行动的特许及同意均告终止，中国微笑行动应「停止及终止」使用任何微笑行动的知识产权。

2015年5月19日，中国微笑行动更改名称，注册为「逸杰国际慈善基金会有限公司」，但仍坚持在其域名及网址的开端使用微笑行动的名称（「operationsmile」及「opsmile」）。因此，微笑行动在香港起诉中国微笑行动，控告其侵犯微笑行动的商标及假冒微笑行动。中国微笑行动则指与微笑行动共同享有商标的商誉。

裁决

2017年11月30日，原讼法庭裁定微笑行动胜诉，认为中国微笑行动公然侵犯了微笑行动的知识产权。裁决理由概括如下：

1. 中国微笑行动是在微笑行动的支持下成立的，这一点无可争辩。微笑行动与中国微笑行动被视为共同行事且是同一机构。换言之，中国微笑行动是微笑行动的「化身」，并享用微笑行动的商誉、名称及商标。
2. 证据显示，中国微笑行动与微笑行动在香港及中国并不共同享有商誉，因为中国微笑行动未能证明微笑行动的商标或名称已不再具有显著性，亦未能证明微笑行动的商誉已消失。
3. 中国微笑行动在​​协作终止后的行为歪曲了其与微笑行动的关系，旨在欺骗公众或很可能使公众产生混淆，以及吸引原本打算支持微笑行动的捐赠者及赞助者。中国微笑行动与微笑行动不再有关联，中国微笑行动已无权继续使用微笑行动的名称。

要点

本案显示了在不同司法管辖区设有分支机构的情况下，预早计划保护知识产权及集中商标所有权均十分重要。假如微笑行动一开始就与中国微笑行动订立知识产权特许协议，无论其知识产权是否已经／可以注册，则可避免费用高昂的诉讼。知识产权特许协议可纳入条款，防止获特许人以自己名义将商标注册，以及确保在该特许协议终止时，因获特许人使用商标而累积的商誉及声誉仍属于商标。