簡介

在〈TWG vs. TWG：《商標條例》與普通法下的商標權利（一）〉及〈（二）〉兩篇文章中，我們討論了捷榮入禀高等法院原訟法庭控告TWG Tea獲判勝訴，法庭頒令禁止TWG Tea侵犯捷榮的商標權及假冒捷榮的標誌。

TWG Tea向高等法院上訴法庭提出的上訴遭駁回，但法庭對限制侵犯商標的禁制令條款作出了修改。TWG Tea其後獲得許可上訴至終審法院，但終審法院在2016年1月29日頒下判詞，同樣駁回上訴。

單是淡化不足以構成假冒

終審法院首先考慮「單是有可能淡化商標」（有別於消費者實際上對原告人與被告人的貨品或服務產生混淆）是否足以造成假冒損害。「淡化」（dilution）一詞在原審法官在判詞出現。TWG Tea認為，美國的商標「淡化」並不等於香港法律中的假冒。終審法院接納此說法，但認為這無助於TWG Tea的案情，因為： (1) TWG Tea被裁定侵犯商標，並非純粹基於淡化而毫無混淆及欺騙成分；(2) 法律上早已確立，假冒訴訟為的是保障原告人在可能有意涉足領域的商譽，以免被告人在類似領域從事對或相當可能對熟悉原告人標誌或其他標識的人造成欺騙的活動，而令原告人面臨商譽受到蠶蝕的威脅；及 (3) 原審裁斷TWG Tea從事了第 (2) 項所指的活動。

侵犯商標

TWG Tea亦質疑上訴法官與原審法官在解釋及應用《商標條例》（香港法例第559章）第18(3) 條時，犯了法律上的錯誤。《商標條例》第18(3) 條述明：

「凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如 (a) 任何人在營商過程或業務運作中，就與該等貨品或服務相同或相類似的其他貨品或服務而使用與該商標相類似的標誌；及(b) 就該等其他貨品或服務而使用該標誌相當可能會令公眾產生混淆，則該人即屬侵犯該註冊商標。」

商標的相似性並非爭論點

TWG Tea認為，上訴法庭未有「逐點」考慮《商標條例》第18(3) 條元素的應用，即首先是「相似性」，然後是「產生混淆的可能性」。不過，終審法院不接納此項陳詞。TWG Tea在原審時的主張不是該等標誌不具有第18(3)(a) 條所指的相似性，因此無須考慮第18(3)(b) 條所述產生混淆的可能性；而是相似的程度加上使用情況沒有產生混淆的可能性。

使用情況中的「重要」或「主要」特徵

TWG Tea亦指稱，上訴法庭錯誤地認為，若被告人在貨品上使用了註冊商標的「重要」或「主要」特徵，便足以構成《商標條例》第18(3) 條所指的相似標誌。而且，上訴法庭 (a) 壓低了顏色元素及「TWG」文字以外其他特徵的重要性，及 (b) 壓低了被告人的橢圓形及氣球標識的視覺元素的重要性。

終審法院不接納此論點，認為在應用第18(3) 條時，在評估「相似性」的過程中，只要在考慮標誌或標識是否有「重要」或「主要」的顯著特徵時，同時考慮標誌或標識的整體性、及沒有將它從使用情況（包括該行業具體情況的證據）抽離，這並無錯誤。有關氣球標識從未被單獨使用，因此顧客通常只會注意「TWG」文字的顯著性，而非氣球標識。另一方面，捷榮註冊商標的彩色版本是與相應的單色版本一起註冊為一個商標系列。由此可見，捷榮註冊商標的顏色應被視為非顯著特點，對商標識別沒有實質影響。

已作出視覺比較

TWG Tea進一步辯稱，上訴法庭過於著重比較兩個標識的聲音元素，而非捷榮註冊商標與橢圓及氣球標識的視覺比較。然而，終審法院反駁該指稱，認為上訴法庭已在判詞中指出，TWG Tea的標識與捷榮註冊商標相當相似，甚至在視覺上亦非常相似，包括「TWG」文字的整體設計及茶室和產品的包裝。

結果，終審法院裁定，原審法官及上訴法庭在裁斷相似性及產生混淆的可能性方面，沒有犯法律上的錯誤，於是上訴被駁回。

總結

終審法院的裁決對傳統英國普通法在假冒及侵犯商標問題上的取態作出了權威性的確認。

就假冒而言，終審法院的裁決確定了外國的「淡化」及「不公平競爭」概念是不相關的。就侵犯商標而言，該裁決意味著，上級法院一般不會干預下級法院就相似性及產生混淆的可能性作出的裁斷，但前提是下級法院已考慮了：(1) 標誌或標識的「重要」或「主要」的顯著特徵，及 (2) 標誌或標識的整體性及其背景情況。