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以米高‧佐敦案為鑑──把中文音譯註冊為商標

2015-08-01

簡介

看到這個標誌,你會聯想到甚麼?你會想起美國籃球明星米高‧佐敦(Michael Jordan)嗎?事實上,這個標誌是一間毫不相干的福建公司,喬丹體育股份有限公司(「喬丹公司」)在中國內地的註冊商標之一。

2015618日,北京市高級人民法院(「北高院」)駁回米高‧佐敦要求撤銷喬丹公司78項商標當中32項商標的申索,令米高‧佐敦和很多人都感到訝異。本文將審視北高院的裁決,以及國際品牌可如何提高品牌在內地獲得的保障。


案情

2012年或之前,米高‧佐敦發現了「喬丹」這個品牌及其在內地的註冊商標,包含其標誌及/或「喬丹」或「QIAODAN」的字眼。喬丹公司的標誌包含一名籃球員灌籃的剪影,被指與米高‧佐敦的品牌標誌非常相似,而「喬丹」就是「Jordan」的普通話音譯之一。

米高‧佐敦認為,內地的公眾能會對採用喬丹公司商標的貨品來源感到混淆,這可能有損他在內地的形象及/或業務利益,因此米高‧佐敦及其品牌管理公司耐克企業(Nike, Inc.)向商標評審委員會(「商評」)提出申請,要求撤銷喬丹的商標註冊。米高‧佐敦的申索在商評委及(上訴時)北京市第一中級人民法院均被駁回,他再上訴至北高院。


米高佐敦的申索

米高‧佐敦提出以下訴訟因由,控告喬丹公司:

  1. 違反誠實信用的原則;
  2. 未經授權使用他人的名字,從而令人誤會其貨品是該人的貨品;
  3. 透過欺騙或其他不正當手段取得註冊;
  4. 標誌造成其他不良影響;及
  5. 侵犯他人現有的在先權利。

米高‧佐敦認為他在內地知名度高,當內地的公眾看見與「喬丹」或「QIAODAN」相同或類似的標誌時,便會聯想到米高‧佐敦。他指出,喬丹公司及其相聯公司在實際或理應知道米高‧佐敦的名氣和名聲的情況下,仍註冊了大量與米高‧佐敦有關的商標,因此構成上述訴訟因由 (1) (2)。至於訴訟因由 (4),米高‧佐敦表示他與喬丹公司並無任何業務往來,亦從未向喬丹公司授予任何使用許可;公眾人士的混淆以及對市場秩序造成的擾亂,會造成不良影響。

此外,米高‧佐敦聲稱,喬丹公司及其相聯公司申請和註冊大量與米高‧佐敦有關的商標及其他標記,是不正當佔用行政審查資源,亦擾亂了商標註冊的秩序,他認為這一點構成訴訟因由 (3)。至於訴訟因由 (5),米高‧佐敦指喬丹公司的註冊商標侵犯了他的姓名權和肖像權。


北高院的裁決

由於「喬丹」二字並非只可指「Jordan」,而且「Jordan」是一個常見的美國姓氏,沒有足夠證據證明,喬丹公司以「喬丹」二字註冊的商標肯定是指米高‧佐敦喬丹公司的標誌只是一個人的剪影,並無任何臉部特徵,有關公眾難以識別這是米高‧佐敦的肖像。因此,北高院裁定訴訟因由 (5) 不成立。

北高院認為,訴訟因由 (4) 所指的「不良影響」是指商標固有的特性,即有關商標會不會對公眾利益及秩序有潛在的不利影響,通常不包括因商標的使用而可能導致的混淆。如果只涉及米高‧佐敦在民事程序中的個人利益,而商標法對於造成公眾混淆的情況提供了其他補救方法,那麼訴訟因由 (4) 亦不成立。

在訴訟因由 (3) 方面,北高院指出,要求撤銷商標的理據應該是以不正當「途徑」取得註冊,而不是為不正當「目的」取得註冊。不論喬丹公司對註冊商標的實際使用是否會令公眾混淆,也沒有涉及欺騙或以其他不正當手段取得註冊。事實上,米高‧佐敦沒有提出充分的證據證明喬丹公司的商標是透過欺騙取得的。商評委先前已裁定,雖然喬丹公司在內地擁有接近200項商標註冊,但大部分都屬於防禦性質,不構成大規模的商標搶註。透過大量實質使用,喬丹公司的註冊商標與喬丹公司已形成緊密關係,而累積的商譽和利益應屬於實際使用者,即喬丹公司。上級法院並沒有否認這項裁斷,由此推論,米高‧佐敦提出的訴訟因由 (1) (2) 不成立。

 

反思

近年內地經濟蓬勃,吸引了不少國際品牌開拓市場,而米高‧佐敦的案件並非唯一涉及國際品牌的大型商標糾紛案件,以星巴克為例,該公司早前就成功控告一家以「Xingbake」(「星巴克」的普通話音譯)名稱經營的咖啡店;不過也有很多國際著名品牌像米高‧佐敦一樣,申索失敗。

要在內地的商標糾紛中勝訴,像其他訴訟一樣,必須清晰地陳述理據和提供穩妥的證據。在米高‧佐敦案中,耐克企業嘗試向北高院提出新證據,指一項市場調查發現68% 的受訪者在聽到「Qiaodan」一詞時會想到米高‧佐敦。北高院裁定該調查結果不獲接納為證據,因為這並不構成商評委作出決定的基礎;商標實際使用時引起公眾的混淆,並非米高‧佐敦案的爭議所在。

所謂預防勝於治療商標是具有地域性的知識產權,在外國註冊的商標,即使是馳名商標,也不保證在內地享有完全不被侵犯的權利。鑒於內地的冒牌貨品泛濫,國際品牌最好在進軍內地市場前,先將其品牌及擬採用的中文名稱註冊為商標,因為商標註冊可以:(i) 在侵權訴訟中提供救濟,(ii) 有助阻止日後相同或類似的商標註冊,及 (iii) 授予註冊人權利,在假冒者的商標獲得註冊前提出反對,從而提高品牌人擁有人就其品牌享有的權利及特權,減低其商譽被濫用的機會。



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