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以米高‧佐敦案为鉴──把中文音译注册为商标

2015-08-01

简介

看到这个标志,你会联想到甚么?你会想起美国篮球明星米高‧佐敦(Michael Jordan)吗?事实上,这个标志是一间毫不相干的福建公司,乔丹体育股份有限公司(「乔丹公司」)在中国内地的注册商标之一。

2015618日,北京市高级人民法院(「北高院」)驳回米高‧佐敦要求撤销乔丹公司78项商标当中32项商标的申索,令米高‧佐敦和很多人都感到讶异。本文将审视北高院的裁决,以及国际品牌可如何提高品牌在内地获得的保障。


案情

2012年或之前,米高‧佐敦发现了「乔丹」这个品牌及其在内地的注册商标,包含其标志及/或「乔丹」或「QIAODAN」的字眼。乔丹公司的标志包含一名篮球员灌篮的剪影,被指与米高‧佐敦的品牌标志非常相似,而「乔丹」就是「Jordan」的普通话音译之一。

米高‧佐敦认为,内地的公众能会对采用乔丹公司商标的货品来源感到混淆,这可能有损他在内地的形象及/或业务利益,因此米高‧佐敦及其品牌管理公司耐克企业(Nike, Inc.)向商标评审委员会(「商评」)提出申请,要求撤销乔丹的商标注册。米高‧佐敦的申索在商评委及(上诉时)北京市第一中级人民法院均被驳回,他再上诉至北高院。


米高佐敦的申索

米高‧佐敦提出以下诉讼因由,控告乔丹公司:

  1. 违反诚实信用的原则;
  2. 未经授权使用他人的名字,从而令人误会其货品是该人的货品;
  3. 透过欺骗或其他不正当手段取得注册;
  4. 标志造成其他不良影响;及
  5. 侵犯他人现有的在先权利。

米高‧佐敦认为他在内地知名度高,当内地的公众看见与「乔丹」或「QIAODAN」相同或类似的标志时,便会联想到米高‧佐敦。他指出,乔丹公司及其相联公司在实际或理应知道米高‧佐敦的名气和名声的情况下,仍注册了大量与米高‧佐敦有关的商标,因此构成上述诉讼因由 (1) (2)。至于诉讼因由 (4),米高‧佐敦表示他与乔丹公司并无任何业务往来,亦从未向乔丹公司授予任何使用许可;公众人士的混淆以及对市场秩序造成的扰乱,会造成不良影响。

此外,米高‧佐敦声称,乔丹公司及其相联公司申请和注册大量与米高‧佐敦有关的商标及其他标记,是不正当占用行政审查资源,亦扰乱了商标注册的秩序,他认为这一点构成诉讼因由 (3)。至于诉讼因由 (5),米高‧佐敦指乔丹公司的注册商标侵犯了他的姓名权和肖像权。


北高院的裁决

由于「乔丹」二字并非只可指「Jordan」,而且「Jordan」是一个常见的美国姓氏,没有足够证据证明,乔丹公司以「乔丹」二字注册的商标肯定是指米高‧佐敦。乔丹公司的标志只是一个人的剪影,并无任何脸部特征,有关公众难以识别这是米高‧佐敦的肖像。因此,北高院裁定诉讼因由 (5) 不成立。

北高院认为,诉讼因由 (4) 所指的「不良影响」是指商标固有的特性,即有关商标会不会对公众利益及秩序有潜在的不利影响,通常不包括因商标的使用而可能导致的混淆。如果只涉及米高‧佐敦在民事程序中的个人利益,而商标法对于造成公众混淆的情况提供了其他补救方法,那么诉讼因由 (4) 亦不成立。

在诉讼因由 (3) 方面,北高院指出,要求撤销商标的理据应该是以不正当「途径」取得注册,而不是为不正当「目的」取得注册。不论乔丹公司对注册商标的实际使用是否会令公众混淆,也没有涉及欺骗或以其他不正当手段取得注册。事实上,米高‧佐敦没有提出充分的证据证明乔丹公司的商标是透过欺骗取得的。商评委先前已裁定,虽然乔丹公司在内地拥有接近200项商标注册,但大部分都属于防御性质,不构成大规模的商标抢注。透过大量实质使用,乔丹公司的注册商标与乔丹公司已形成紧密关系,而累积的商誉和利益应属于实际使用者,即乔丹公司。上级法院并没有否认这项裁断,由此推论,米高‧佐敦提出的诉讼因由 (1) (2) 不成立。


反思

近年内地经济蓬勃,吸引了不少国际品牌开拓市场,而米高‧佐敦的案件并非唯一涉及国际品牌的大型商标纠纷案件,以星巴克为例,该公司早前就成功控告一家以「Xingbake」(「星巴克」的普通话音译)名称经营的咖啡店;不过也有很多国际著名品牌像米高‧佐敦一样,申索失败。

要在内地的商标纠纷中胜诉,像其他诉讼一样,必须清晰地陈述理据和提供稳妥的证据。在米高‧佐敦案中,耐克企业尝试向北高院提出新证据,指一项市场调查发现68% 的受访者在听到「Qiaodan」一词时会想到米高‧佐敦。北高院裁定该调查结果不获接纳为证据,因为这并不构成商评委作出决定的基础;商标实际使用时引起公众的混淆,并非米高‧佐敦案的争议所在。

所谓预防胜于治疗。商标是具有地域性的知识产权,在外国注册的商标,即使是驰名商标,也不保证在内地享有完全不被侵犯的权利。鉴于内地的冒牌货品泛滥,国际品牌最好在进军内地市场前,先将其品牌及拟采用的中文名称注册为商标,因为商标注册可以:(i) 在侵权诉讼中提供救济,(ii) 有助阻止日后相同或类似的商标注册,及 (iii) 授予注册人权利,在假冒者的商标获得注册前提出反对,从而提高品牌人拥有人就其品牌享有的权利及特权,减低其商誉被滥用的机会。



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伍兆荣
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资深合伙人
杨先恒
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