近期一宗短期專利侵權案件顯示，在申請專利時充分披露發明詳情及在申請前保密是非常重要的。如未能充分披露或保密，獲授予的專利可能被宣告無效，令擁有人失去專利註冊的保護。

強制執行短期專利
我們在2013年11月份的通訊中概述了如何強制執行短期專利，簡單來說，由於短期專利申請只須通過形式審查而沒有實質審查，擁有人須首先證明發明具新穎性和獨創性，以證明該短期專利有效，才可對他人強制執行短期專利所賦予的權利。

正因如此，短期專利侵權案的被告人往往以質疑短期專利的有效性來抗辯。如果擁有人未能證明其專利有效（例如具新穎性和獨創性），其短期專利便會被宣告無效，法院亦會駁回侵權申索。

近期SNE Engineering Co Ltd v Hsin Chong Construction Co Ltd [2014] 2 HKLRD 822一案正好說明被告人如何以上述理由成功抗辯，及擬申請短期專利的人士在提出申請前應注意的要點。

背景
本案中，第一被告人聘用原告人為負責在香港高鐵地盤拆除樁柱的分判商，原告人再聘用第二被告人為提供設備及進行拆除樁柱工程的分判商。原告人在工程中採用「轉子與楔子」（rotator and wedge）方法把樁柱從地下拆除，這一點雙方並無爭議。

在2011年6至7月左右，工程已較原定進度為慢，因此第一被告人考慮終止與原告人的分判合約。鑒於分判合約可能終止，原告人便於2011年8月就其「轉子與楔子」方法申請短期專利（「該專利」），其後亦獲准註冊該專利。

第一被告人最終在2012年9月終止了與原告人的分判合約，改為直接聘用第二被告人提供機器及操作員，及繼續採用（據原告人指）「轉子與楔子」方法拆除樁柱。原告人於是控告第一及第二被告人侵犯該專利。

抗辯理由
面對原告人的侵權申索，第一被告人就該專利的有效性提出了以下質疑，以作抗辯：

1.         該專利由於沒有在專利說明書充分披露而無效；及

2.         該專利由於缺乏新穎性及獨創性而無效。

顯然，該專利一旦被法院裁定為無效，法院便會駁回原告人的侵權申索。

披露不足
在判斷短期專利的專利說明書是否已充分披露時，應問的問題是：專利說明書是否已清楚完整地披露發明，讓所屬技術領域的專業人員能在沒有過大負擔下實施該項專利？

在本案中，法院認為專利說明書欠缺了重要的詳情。例如，這項專利程序的關鍵概念是使用楔子作阻塞及制動裝置（轉子與楔子方法發明），但專利說明書卻沒有註明該圓形楔子是用作切割還是阻塞裝置，所以法院認為，一名所屬技術領域的專業人員難以憑其一般常識判斷該專利的確切發明程序。因此，原告人未有清楚而充分地披露其聲稱的發明，讓所屬技術領域的專業人員能在沒有過大負擔下實施該專利。該專利因沒有在專利說明書中充分披露發明而無效。

此外，與該專利申請一併提交的檢索報告中描述的方法，原來與專利說明書中描述的方法並不一致。在檢索報告所述的專利方法中，楔子是用作切割裝置，專利方法的新穎性在於它涉及「一種新的圓形楔子以切割樁柱」。但假若專利說明書有充分披露的話，在其所述的方法中，楔子應是用作阻塞裝置。因此，原告人提交的檢索報告是有缺陷的，因為現有技術檢索（用以證明發明的新穎性）是基於審查員所述對該專利的理解來進行的，與原告人聲稱的方法不同。由於為支持短期專利而提交的檢索報告有缺陷，該專利不應被視為有效。不過，法院並未有就擁有人是否可以不理會有缺陷的檢索報告，在審訊時不倚賴檢索報告來證明專利的新穎性作出判決。

缺乏新穎性及獨創性
法院亦裁斷，由於原告人在提出申請前，曾向被告人參與項目的人員作出能夠實施專利方法的披露，因此，原告人與被告人的溝通，及在參與項目的工程人員面前進行拆除樁柱工作，已令該專利因欠缺新穎性而無效。

此外，由於在地盤進行的專利方法可被公眾觀察到，而所屬技術領域的任何專業人員都可以透過觀察而理解專利方法的詳情，因此法院認為此專利方法在短期專利申請提交前已向公眾披露。

法院認為，原告人沒有採取任何行動來把發明保密，證據顯示，原告人在提交短期專利申請前並沒有把該專利方法視為機密；原告人申請短期專利純屬策略考慮，只是在聽聞第一被告人將會終止分判合約後，保障自己在分判合約下的利益。即使該專利並非因披露不足而無效，亦會因原告人及其合作夥伴在申請專利前向公眾披露而無效（因缺乏新穎性）。因此，原告人的申索被駁回。

注意事項
從本案可見，申請專利時在專利說明書充分披露發明，以及提交專利申請前將發明保密，是十分重要的。發明者必須確保專利申請清楚完整地披露了專利詳情，讓所屬技術領域的專業人員能在沒有過大負擔下實施該項專利。有意申請專利的人士亦必須在提出申請（不論短期專利或標準專利）前竭盡全力把發明保密，否則便不能對第三方強制執行專利，及失去專利註冊所賦予的保障。

如有查詢，請聯絡我們的知識產權及科技部門：

E: ip@onc.hk

T: (852) 2810 1212

W: www.onc.hk

F: (852) 2804 6311

香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第三期 19 樓

注意：以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識或法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述，只供參考，不能作為任何個別案件的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助，請聯絡我們的律師。