近期一宗短期专利侵权案件显示，在申请专利时充分披露发明详情及在申请前保密是非常重要的。如未能充分披露或保密，获授予的专利可能被宣告无效，令拥有人失去专利注册的保护。

强制执行短期专利
我们在2013年11月份的通讯中概述了如何强制执行短期专利，简单来说，由于短期专利申请只须通过形式审查而没有实质审查，拥有人须首先证明发明具新颖性和独创性，以证明该短期专利有效，才可对他人强制执行短期专利所赋予的权利。

正因如此，短期专利侵权案的被告人往往以质疑短期专利的有效性来抗辩。如果拥有人未能证明其专利有效（例如具新颖性和独创性），其短期专利便会被宣告无效，法院亦会驳回侵权申索。

近期SNE Engineering Co Ltd v Hsin Chong Construction Co Ltd [2014] 2 HKLRD 822一案正好说明被告人如何以上述理由成功抗辩，及拟申请短期专利的人士在提出申请前应注意的要点。

背景
本案中，第一被告人聘用原告人为负责在香港高铁地盘拆除桩柱的分判商，原告人再聘用第二被告人为提供设备及进行拆除桩柱工程的分判商。原告人在工程中采用「转子与楔子」（rotator and wedge）方法把桩柱从地下拆除，这一点双方并无争议。

在2011年6至7月左右，工程已较原定进度为慢，因此第一被告人考虑终止与原告人的分判合约。鉴于分判合约可能终止，原告人便于2011年8月就其「转子与楔子」方法申请短期专利（「该专利」），其后亦获准注册该专利。

第一被告人最终在2012年9月终止了与原告人的分判合约，改为直接聘用第二被告人提供机器及操作员，及继续采用（据原告人指）「转子与楔子」方法拆除桩柱。原告人于是控告第一及第二被告人侵犯该专利。

抗辩理由
面对原告人的侵权申索，第一被告人就该专利的有效性提出了以下质疑，以作抗辩：

1.         该专利由于没有在专利说明书充分披露而无效；及
2.         该专利由于缺乏新颖性及独创性而无效。 

显然，该专利一旦被法院裁定为无效，法院便会驳回原告人的侵权申索。

披露不足
在判断短期专利的专利说明书是否已充分披露时，应问的问题是：专利说明书是否已清楚完整地披露发明，让所属技术领域的专业人员能在没有过大负担下实施该项专利？

在本案中，法院认为专利说明书欠缺了重要的详情。例如，这项专利程序的关键概念是使用楔子作阻塞及制动装置（转子与楔子方法发明），但专利说明书却没有注明该圆形楔子是用作切割还是阻塞装置，所以法院认为，一名所属技术领域的专业人员难以凭其一般常识判断该专利的确切发明程序。因此，原告人未有清楚而充分地披露其声称的发明，让所属技术领域的专业人员能在没有过大负担下实施该专利。该专利因没有在专利说明书中充分披露发明而无效。

此外，与该专利申请一并提交的检索报告中描述的方法，原来与专利说明书中描述的方法并不一致。在检索报告所述的专利方法中，楔子是用作切割装置，专利方法的新颖性在于它涉及「一种新的圆形楔子以切割桩柱」。但假若专利说明书有充分披露的话，在其所述的方法中，楔子应是用作阻塞装置。因此，原告人提交的检索报告是有缺陷的，因为现有技术检索（用以证明发明的新颖性）是基于审查员所述对该专利的理解来进行的，与原告人声称的方法不同。由于为支持短期专利而提交的检索报告有缺陷，该专利不应被视为有效。不过，法院并未有就拥有人是否可以不理会有缺陷的检索报告，在审讯时不倚赖检索报告来证明专利的新颖性作出判决。

缺乏新颖性及独创性
法院亦裁断，由于原告人在提出申请前，曾向被告人参与项目的人员作出能够实施专利方法的披露，因此，原告人与被告人的沟通，及在参与项目的工程人员面前进行拆除桩柱工作，已令该专利因欠缺新颖性而无效。

此外，由于在地盘进行的专利方法可被公众观察到，而所属技术领域的任何专业人员都可以透过观察而理解专利方法的详情，因此法院认为此专利方法在短期专利申请提交前已向公众披露。

法院认为，原告人没有采取任何行动来把发明保密，证据显示，原告人在提交短期专利申请前并没有把该专利方法视为机密；原告人申请短期专利纯属策略考虑，只是在听闻第一被告人将会终止分判合约后，保障自己在分判合约下的利益。即使该专利并非因披露不足而无效，亦会因原告人及其合作伙伴在申请专利前向公众披露而无效（因缺乏新颖性）。因此，原告人的申索被驳回。

注意事项
从本案可见，申请专利时在专利说明书充分披露发明，以及提交专利申请前将发明保密，是十分重要的。发明者必须确保专利申请清楚完整地披露了专利详情，让所属技术领域的专业人员能在没有过大负担下实施该项专利。有意申请专利的人士亦必须在提出申请（不论短期专利或标准专利）前竭尽全力把发明保密，否则便不能对第三方强制执行专利，及失去专利注册所赋予的保障。

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