簡介

如果申請人的商標是未註冊但受假冒法保護的商標或馳名商標，而亦在另一相同或相似的已註冊商標申請前已存在，除非已註冊商標的擁有人能成功以同時誠實使用（honest concurrent use）為辯護理由，否則該註冊商標可能被宣布無效，不能阻礙申請人的商標註冊。最近上訴法院的蓮香茶樓及餅家 訴 廣州飲食服務企業集團有限公司, CACV 196/2013一案（「蓮香樓案」）正好說明這一點。

案情

申請人（「蓮香樓」）經營一家著名的傳統廣東茶樓，自1926年在香港經營至今。蓮香樓的本店位於廣州（「廣州蓮香樓」），但後來廣州蓮香樓於1957年被國有化，蓮香樓與廣州蓮香樓自此再無聯繫。

蓮香樓和廣州蓮香樓均在香港經銷月餅及其他種類的包餅。蓮香樓的戶外廣告及傳單以「蓮香月餅」商標及圖案宣傳其月餅，而每個月餅餅面也刻有「蓮香月餅」四字，過去80年一直如此。蓮香樓的月餅亦出口到美國和加拿大的分銷商，因此於1990年代已在兩地註冊了「蓮香月餅」商標及圖案。

2006年，蓮香樓申請註冊「 」及「 」商標，但因廣州蓮香樓已註冊了「 」商標（「涉案商標」）而被商標註冊處處長拒絕。蓮香樓因而提出訴訟，要求宣布涉案商標無效及撤銷涉案商標。

法理分析

同時誠實使用

有見於蓮香樓一方的表面證據將會成立，廣州蓮香樓提出同時誠實使用為辯護理由，認為即使其商標註冊很可能令公眾混淆，商標註冊處處長仍應行使酌情權維持其註冊。

廣州蓮香樓的月餅自1984年起以涉案商標在香港銷售，在2006年涉案商標的註冊申請日期前已使用了12年，有足夠的同時使用期間（一般5年已足夠）。從歷史背景來看，特別是廣州蓮香樓顯然是始創人和涉案商標的在先使用者、蓮香樓是後來才由廣州蓮香樓的一群股東成立，足以證明同時誠實使用。

法院信納廣州蓮香樓知悉蓮香樓的存在，因為它使用其商標時會加上其他描述，例如地理位置「廣州」，以避免混淆及與蓮香樓的月餅區分。但法院指出，即使廣州蓮香樓知道在先商標的存在或很可能造成混淆，亦未必代表是不誠實使用商標。為免混淆而在使用商標時加上其他描述，仍是使用商標，不能被視為不誠實。

拒絕行使酌情權

蓮香樓在香港使用馳名商標「蓮香」已超過80年，廣州蓮香樓使用涉案商標的時間相對地短得多，在2007年停止使用前只是大約20年。至少在1957年（甚或更早）至廣州蓮香樓於1984年重返香港市場期間，蓮香樓已在本地市場以「蓮香」建立了具獨特地域性的商譽及聲譽，而「蓮香」產品令人聯想到蓮香樓多於一間廣州餅店（儘管商標的發源地在廣州）。

在銷售額方面，廣州蓮香樓的銷售額已跌至不足10萬港元，而蓮香樓的年銷售額則為360萬港元。因此，即使法院行使酌情權，對廣州蓮香樓造成的相對不便亦相當輕微。

法院認為，雖然沒有證據顯示實際上造成混淆，但這一點並不重要，因為過去廣州蓮香樓使用涉案商標時一直有意地加上其他描述，從而避免混淆。但是，假如廣州蓮香樓獲准按照現有註冊獨立使用涉案商標，將會造成混淆。

法院信納，由於廣州蓮香樓自2007年起已沒有出口月餅到香港，因此廣州蓮香樓被控告侵犯商標的機會甚微。故此，即使廣州蓮香樓因涉案商標被宣布無效而須更改包裝，亦不會對廣州蓮香樓造成嚴重損害。

鑒於上述因素，法院駁回上訴，拒絕以同時誠實使用為理由而行使酌情權維持涉案商標的註冊。涉案商標被宣布無效。

總結

蓮香樓一案顯示未註冊商標的擁有人如何可在已有相同或相似商標註冊的情況下註冊其商標。但從本案可見，申請人需要有力的證據來證明其商標的聲譽。未註冊商標的擁有人最好還是及早申請註冊其商標，以免須提出證據來申請宣布現有註冊無效或撤銷現有註冊。

至於已註冊商標的註冊人，如知道自己的商標與在先的未註冊商標相同或相似，提出同時誠實使用作辯護亦未必是明智的做法；註冊人或需與未註冊商標的擁有人商討，徵求對方同意已註冊商標的使用。