简介

如果申请人的商标是未注册但受假冒法保护的商标或驰名商标，而亦在另一相同或相似的已注册商标申请前已存在，除非已注册商标的拥有人能成功以同时诚实使用（honest concurrent use）为辩护理由，否则该注册商标可能被宣布无效，不能阻碍申请人的商标注册。最近上诉法院的莲香茶楼及饼家 诉 广州饮食服务企业集团有限公司, CACV 196/2013一案（「莲香楼案」）正好说明这一点。

案情

申请人（「莲香楼」）经营一家著名的传统广东茶楼，自1926年在香港经营至今。莲香楼的本店位于广州（「广州莲香楼」），但后来广州莲香楼于1957年被国有化，莲香楼与广州莲香楼自此再无联系。

莲香楼和广州莲香楼均在香港经销月饼及其他种类的包饼。莲香楼的户外广告及传单以「莲香月饼」商标及图案宣传其月饼，而每个月饼饼面也刻有「莲香月饼」四字，过去80年一直如此。莲香楼的月饼亦出口到美国和加拿大的分销商，因此于1990年代已在两地注册了「莲香月饼」商标及图案。

2006年，蓮香樓申請註冊「」及「」商標，但因廣州蓮香樓已註冊了「」商標（「涉案商標」）而被商標註冊處處長拒絕。蓮香樓因而提出訴訟，要求宣布涉案商標無效及撤銷涉案商標。

法理分析

同时诚实使用

有见于莲香楼一方的表面证据将会成立，广州莲香楼提出同时诚实使用为辩护理由，认为即使其商标注册很可能令公众混淆，商标注册处处长仍应行使酌情权维持其注册。

广州莲香楼的月饼自1984年起以涉案商标在香港销售，在2006年涉案商标的注册申请日期前已使用了12年，有足够的同时使用期间（一般5年已足够）。从历史背景来看，特别是广州莲香楼显然是始创人和涉案商标的在先使用者、莲香楼是后来才由广州莲香楼的一群股东成立，足以证明同时诚实使用。

法院信纳广州莲香楼知悉莲香楼的存在，因为它使用其商标时会加上其他描述，例如地理位置「广州」，以避免混淆及与莲香楼的月饼区分。但法院指出，即使广州莲香楼知道在先商标的存在或很可能造成混淆，亦未必代表是不诚实使用商标。为免混淆而在使用商标时加上其他描述，仍是使用商标，不能被视为不诚实。

拒绝行使酌情权

莲香楼在香港使用驰名商标「莲香」已超过80年，广州莲香楼使用涉案商标的时间相对地短得多，在2007年停止使用前只是大约20年。至少在1957年（甚或更早）至广州莲香楼于1984年重返香港市场期间，莲香楼已在本地市场以「莲香」建立了具独特地域性的商誉及声誉，而「莲香」产品令人联想到莲香楼多于一间广州饼店（尽管商标的发源地在广州）。

在销售额方面，广州莲香楼的销售额已跌至不足10万港元，而莲香楼的年销售额则为360万港元。因此，即使法院行使酌情权，对广州莲香楼造成的相对不便亦相当轻微。

法院认为，虽然没有证据显示实际上造成混淆，但这一点并不重要，因为过去广州莲香楼使用涉案商标时一直有意地加上其他描述，从而避免混淆。但是，假如广州莲香楼获准按照现有注册独立使用涉案商标，将会造成混淆。

法院信纳，由于广州莲香楼自2007年起已没有出口月饼到香港，因此广州莲香楼被控告侵犯商标的机会甚微。故此，即使广州莲香楼因涉案商标被宣布无效而须更改包装，亦不会对广州莲香楼造成严重损害。

鉴于上述因素，法院驳回上诉，拒绝以同时诚实使用为理由而行使酌情权维持涉案商标的注册。涉案商标被宣布无效。

总结

莲香楼一案显示未注册商标的拥有人如何可在已有相同或相似商标注册的情况下注册其商标。但从本案可见，申请人需要有力的证据来证明其商标的声誉。未注册商标的拥有人最好还是及早申请注册其商标，以免须提出证据来申请宣布现有注册无效或撤销现有注册。

至于已注册商标的注册人，如知道自己的商标与在先的未注册商标相同或相似，提出同时诚实使用作辩护亦未必是明智的做法；注册人或需与未注册商标的拥有人商讨，征求对方同意已注册商标的使用。