過濾器
上一頁

強制執行標準專利

2014-01-31

我們在2013年11月份的通訊談過如何強制執行短期專利後,今期我們將探討如何在香港強制執行標準專利,以及一些相關的法律和實務問題。  

標準專利申請概述 

要在香港取得標準專利,申請人須依照香港法例第514章《專利條例》訂明的兩階段申請程序,首先向以下三個指定專利局之一提出專利申請:中華人民共和國國家知識產權局、歐洲專利局或英國專利局。  

第一階段是在香港提交請求,以記錄已在上述其中一個指定專利局的一項待決專利申請(「指定專利申請」)。換言之,申請人必須已向其中一個指定專利局提出專利申請,才可在香港提出標準專利申請。第一階段的請求必須於指定專利局公布相應申請的日期起計6個月內提出。   第二階段是提交註冊及授予專利請求。申請人必須在其申請的香港標準專利(在第一階段)所依據的指定專利申請獲授予之後,才可提出這項請求。

第二階段的請求必須於指定專利局授予指定專利申請的日期起計6個月內提出。  

由此可見,申請人能否取得香港標準專利,完全取決於能否取得相應的指定專利。正因如此,香港的標準專利制度亦被形容為「再註冊」制度。   

標準專利賦予的權利 

標準專利一經授予,便一直有效至指定專利申請提交日期起計20年屆滿為止(期間須按時續期)。除下文所述的例外情況外,標準專利有自己的有效期,與其相應的指定專利是獨立分開的。  

與短期專利一樣,有效的標準專利給予擁有人權利,可阻止所有第三方未經擁有人同意而使用其發明。同樣地,擁有人也有權阻止任何人未經授權而間接使用其發明。《專利條例》第75條訂明的限制適用於短期專利,同時亦適用於標準專利,例如第三方在未經專利持有人同意下非為商業用途作出的行為,不構成侵犯專利行為。   

標準專利的強制執行及有效性 

如被侵犯標準專利,擁有人或獨家持有人可循民事訴訟強制執行專利權。正如短期專利的情況一樣,侵權人在抗辯時往往會質疑專利的有效性,並指有關專利無效及申請將該專利撤銷。雖然就表面證據而言標準專利是有效的,但仍可能因被指缺乏新穎性或獨創性等理由而被質疑有效性。  

標準專利有一項獨有的質疑理由。正如上文提到,標準專利一經授予,便擁有自己的有效期。不過,根據《專利條例》第90(1)(i) 條,如果一項標準專利的相應指定專利已被指定專利局撤銷,該標準專利亦會被撤銷。  

因此,在侵犯專利訴訟中,被告人除了可根據《專利條例》所列的撤銷理由質疑標準專利在香港的有效性,還可以向指定專利局申請撤銷相應的指定專利。撤銷專利的程序將根據指定專利局的規則和規例以及當地的專利法進行,可能比香港《專利條例》提供更多撤銷理由。  

專利的有效性同時在香港及指定專利局受到質疑,自然會令侵權申索的難度增加(倒過來說,即增加了侵權者辯護的機會和方法)。因此,專利申請人必須委託專利代理人和專業人士預先協調統籌,盡可能減低日後執行專利權的時候遇到的額外風險。   

總結 

強制執行標準專利的權利時,可能會受到標準專利獨有的挑戰。鑒於香港標準專利制度的性質,我們應緊記香港標準專利的有效性可能會受到其相應指定專利的有效性影響;相應指定專利的有效性如被質疑,可能會導致標準專利在香港被撤銷。


有查詢,請聯絡我們的知識產權及科技部門:

E: ip@onc.hk

T: (852) 2810 1212

W: www.onc.hk

F: (852) 2804 6311

香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第三期 19 樓

注意:以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識或法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述,只供參考,不能作為任何個別案件的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助,請聯絡我們的律師。



律師團隊

伍兆榮
伍兆榮
資深合夥人
楊先恒
楊先恒
合夥人
伍兆榮
伍兆榮
資深合夥人
楊先恒
楊先恒
合夥人
Back to top