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强制执行标准专利

2014-01-31

我们在2013年11月份的通讯谈过如何强制执行短期专利后,今期我们将探讨如何在香港强制执行标准专利,以及一些相关的法律和实务问题。

标准专利申请概述

要在香港取得标准专利,申请人须依照香港法例第514章《专利条例》订明的两阶段申请程序,首先向以下三个指定专利局之一提出专利申请:中华人民共和国国家知识产权局、欧洲专利局或英国专利局。

第一阶段是在香港提交请求,以记录已在上述其中一个指定专利局的一项待决专利申请(「指定专利申请」)。换言之,申请人必须已向其中一个指定专利局提出专利申请,才可在香港提出标准专利申请。第一阶段的请求必须于指定专利局公布相应申请的日期起计6个月内提出。

第二阶段是提交注册及授予专利请求。申请人必须在其申请的香港标准专利(在第一阶段)所依据的指定专利申请获授予之后,才可提出这项请求。第二阶段的请求必须于指定专利局授予指定专利申请的日期起计6个月内提出。   由此可见,申请人能否取得香港标准专利,完全取决于能否取得相应的指定专利。正因如此,香港的标准专利制度亦被形容为「再注册」制度。   

标准专利赋予的权利 

标准专利一经授予,便一直有效至指定专利申请提交日期起计20年届满为止(期间须按时续期)。除下文所述的例外情况外,标准专利有自己的有效期,与其相应的指定专利是独立分开的。  

与短期专利一样,有效的标准专利给予拥有人权利,可阻止所有第三方未经拥有人同意而使用其发明。同样地,拥有人也有权阻止任何人未经授权而间接使用其发明。《专利条例》第75条订明的限制适用于短期专利,同时亦适用于标准专利,例如第三方在未经专利持有人同意下非为商业用途作出的行为,不构成侵犯专利行为。   

标准专利的强制执行及有效性 

如被侵犯标准专利,拥有人或独家持有人可循民事诉讼强制执行专利权。正如短期专利的情况一样,侵权人在抗辩时往往会质疑专利的有效性,并指有关专利无效及申请将该专利撤销。虽然就表面证据而言标准专利是有效的,但仍可能因被指缺乏新颖性或独创性等理由而被质疑有效性。  

标准专利有一项独有的质疑理由。正如上文提到,标准专利一经授予,便拥有自己的有效期。不过,根据《专利条例》第90(1)(i) 条,如果一项标准专利的相应指定专利已被指定专利局撤销,该标准专利亦会被撤销。  

因此,在侵犯专利诉讼中,被告人除了可根据《专利条例》所列的撤销理由质疑标准专利在香港的有效性,还可以向指定专利局申请撤销相应的指定专利。撤销专利的程序将根据指定专利局的规则和规例以及当地的专利法进行,可能比香港《专利条例》提供更多撤销理由。  

专利的有效性同时在香港及指定专利局受到质疑,自然会令侵权申索的难度增加(倒过来说,即增加了侵权者辩护的机会和方法)。因此,专利申请人必须委托专利代理人和专业人士预先协调统筹,尽可能减低日后执行专利权的时候遇到的额外风险。   

总结 

强制执行标准专利的权利时,可能会受到标准专利独有的挑战。鉴于香港标准专利制度的性质,我们应紧记香港标准专利的有效性可能会受到其相应指定专利的有效性影响;相应指定专利的有效性如被质疑,可能会导致标准专利在香港被撤销。


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注意:以上内容涉及十分专门和复杂的法律知识或法律程序。本篇文章仅是对有关题目的一般概述,只供参考,不能作为任何个别案件的法律意见。如需进一步的法律谘询或协助,请联络我们的律师。


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伍兆荣
伍兆荣
资深合伙人
杨先恒
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合伙人
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杨先恒
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