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被控侵犯專利仍可繼續付運產品嗎?概述法院考慮的因素

2021-11-29

被控侵犯專利仍可繼續付運產品嗎?概述法院考慮的因素


簡介

Illumina Cambridge Ltd v MGI Tech Co., Ltd and Others [2021] HKCFI 3264一案中,原告人控告被告人的產品及服務侵犯原告人在香港的專利(「該專利」),並申請於等候審訊期間禁止被告人繼續將其產品及服務轉運至其海外客戶(「海外客戶」),及要求披露被告人的客戶及供應商資料,但上述申請被原訟法庭駁回。


案情

原告人及被告人均為基因排序業界的主要企業。被告人是BGI集團的成員,其產品及服務由BGI集團在中國內地製造,大部分經香港機場銷售及供應予海外客戶。在原告人申請並取得該專利前,被告人已從事上述轉運活動(「轉運活動」)至少兩、三年。

原告人向法院申請非正審濟助,包括於等候審訊期間對被告人發出非正審禁制令。被告人被命令就其產品及服務作出以下臨時承諾:

  1. 被告人可為了替換或(經原告人同意或法院批准)增加產能至若干限度的目的,而向其現有香港客戶出售或供應其產品及服務;
  2. 被告人可向海外客戶出售或供應其產品及服務,以供在香港境外使用,但有關產品須為此目的而進口,並且僅為了轉運而進口及保持密封在其容器內;及
  3. 被告人會安排就其產品及服務的交易備存完整而妥善的現有紀錄,並為未來的交易保存該等紀錄。

值得注意的是,原告人曾於多個司法管轄區成功控告BGI集團旗下的部分公司侵犯該專利在歐洲的專利(「歐洲專利」)。然而,歐洲專利的有效性目前亦在歐洲專利局受到質疑。


原告人的申請

在本案中,原告人向法院提出的申請如下(其中包括):

  1. 收緊上述臨時承諾的限制,禁止被告人經香港轉運其產品及服務出售及供應予海外客戶;及
  2. 發出披露令,要求被告人披露在或經香港獲提供其產品及務的客戶及供應商的名稱及地址。


轉運安排

本案的主要爭論點是被告人應否獲准於等候審訊期間繼續其產品及服務的轉運活動雙方同意本案有須予認真處理的問題須作審訊,而考慮到本案的複雜性,雙方不應在此階段討論雙方對於專利侵權問題的理據。

原告人認為,假如准許被告人繼續進行轉運活動,原告人將蒙受無可彌補的傷害,包括:

  1. 假如原告人勝訴,損害賠償將不足以彌補原告人的海外銷售損失及聲譽損失;
  2. 若被告人於等候審訊期間銷售及供應其產品及服務,將導致原告人產品的價格被不可逆轉地蠶食,而假如原告人嘗試回復其產品價格至現有水平,將有可能破壞其與客戶的關係及商譽;
  3. 原告人的客戶將由於原告人未能阻止被告人出售或供應被告人的產品及服務,而對原告人失去信心及信任;及
  4. 轉運活動將提升被告人的履歷,因為相當於向被告人的客戶暗示,被告人在香港擁有網絡及服務中心。

另一方面,被告人爭辯指,假如他們不獲准繼續進行轉運活動,他們亦會蒙受無可彌補的損害,原因包括:

  1. 被告人與其客戶的部分合約明文規定,產品必須經香港轉運;
  2. 如被禁止轉運活動,將嚴重擾亂運送產品及服務予海外客戶的物流安排,特別是此物流安排已成為被告人業務中最重要的路線;及
  3. 如於等候審訊期間禁止轉運活動,被告人將蒙受無可彌補的合約、客戶及聲譽損失。

在聽取雙方陳詞後,法院認為雙方蒙受損失的風險相若,因此法院應維持在本案展開前的原狀。畢竟,由於雙方均難以量化各自的潛在損失,因此收入損失應被視為中性因素。此外,法院考慮到該專利於20208月才註冊,但被告人早在原告人申請該專利之前已進行轉運活動,因此於等候審訊期間禁止轉運活動對被告人並不公平。

法院亦認為,原告人不必擔心客戶失去信心,因為法院已施加所需的措施,限制被告人於等候審訊期間在或經香港擴展業務。例如,被告人已承諾只可為了替換目的而向其現有香港客戶出售或供應其產品及服務,並且須獲法院批准才可擴大轉運活動的規模。


披露被告人的供應商及客戶資料

原告人亦申請披露令,要求被告人披露獲其在或經香港供應產品及服務的客戶及供應商的名稱及地址。原告人嘗試證明披露令具充分理據,理由包括:披露上述資料後,原告人便能令被告人的客戶知悉他們可能侵犯了專利,而被告人的客戶若知道侵犯專利但仍轉售或轉讓產品及服務,原告人亦將向他們索償。

法院首先重申,在決定是否發出披露令前,必須經謹慎考慮。其中,法院認為被告人客戶的身分對於證明原告人就法律責任提出的案情而言並無幫助及無關重要,僅在原告人勝訴的情況下在評定損害賠償時才相關。此外,由於雙方是基因排序業界的主要企業及競爭對手,被告人擔心其客戶及供應商資料一旦披露,即使原告人最終敗訴,原告人也會使用該等資料作損害被告人業務的用途,這種憂慮是合理的。

最後,即使要令被告人的客戶知悉專利訴訟,也沒有必要披露上述資料,因為被告人願意承諾通知其客戶本案的存在。故此,法院拒絕原告人的資料披露申請。


總結

在決定是否就專利侵權案件授予臨時濟助措施時,法院會考慮措施對各方可能造成的潛在損失這基本上是法院權衡雙方利益的過程。如果雙方蒙受損害及損失的風險看來相若,亦難以量化各自的損失,法院會傾向維持在法律程序展開之前的原狀。


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