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被控侵犯专利仍可继续付运产品吗?概述法院考虑的因素

2021-11-29

被控侵犯專利仍可繼續付運產品嗎?概述法院考慮的因素

简介

Illumina Cambridge Ltd v MGI Tech Co., Ltd and Others [2021] HKCFI 3264一案中,原告人控告被告人的产品及服务侵犯原告人在香港的专利(「该专利」),并申请于等候审讯期间禁止被告人继续将其产品及服务转运至其海外客户(「海外客户」),及要求披露被告人的客户及供应商资料,但上述申请被原讼法庭驳回。


案情

原告人及被告人均为基因排序业界的主要企业。被告人是BGI集团的成员,其产品及服务由BGI集团在中国内地制造,大部分经香港机场销售及供应予海外客户。在原告人申请并取得该专利前,被告人已从事上述转运活动(「转运活动」)至少两、三年。

原告人向法院申请非正审济助,包括于等候审讯期间对被告人发出非正审禁制令。被告人被命令就其产品及服务作出以下临时承诺:

  1. 被告人可为了替换或(经原告人同意或法院批准)增加产能至若干限度的目的,而向其现有香港客户出售或供应其产品及服务;
  2. 被告人可向海外客户出售或供应其产品及服务,以供在香港境外使用,但有关产品须为此目的而进口,并且仅为了转运而进口及保持密封在其容器内;及
  3. 被告人会安排就其产品及服务的交易备存完整而妥善的现有纪录,并为未来的交易保存该等纪录。

值得注意的是,原告人曾于多个司法管辖区成功控告BGI集团旗下的部分公司侵犯该专利在欧洲的专利(「欧洲专利」)。然而,欧洲专利的有效性目前亦在欧洲专利局受到质疑。


原告人的申请

在本案中,原告人向法院提出的申请如下(其中包括):

  1. 收紧上述临时承诺的限制,禁止被告人经香港转运其产品及服务出售及供应予海外客户;及
  2. 发出披露令,要求被告人披露在或经香港获提供其产品及务的客户及供应商的名称及地址。


转运安排

本案的主要争论点是被告人应否获准于等候审讯期间继续其产品及服务的转运活动。双方同意本案有须予认真处理的问题须作审讯,而考虑到本案的复杂性,双方不应在此阶段讨论双方对于专利侵权问题的理据。

原告人认为,假如准许被告人继续进行转运活动,原告人将蒙受无可弥补的伤害,包括:

  1. 假如原告人胜诉,损害赔偿将不足以弥补原告人的海外销售损失及声誉损失;
  2. 若被告人于等候审讯期间销售及供应其产品及服务,将导致原告人产品的价格被不可逆转地蚕食,而假如原告人尝试回复其产品价格至现有水平,将有可能破坏其与客户的关系及商誉;
  3. 原告人的客户将由于原告人未能阻止被告人出售或供应被告人的产品及服务,而对原告人失去信心及信任;及
  4. 转运活动将提升被告人的履历,因为相当于向被告人的客户暗示,被告人在香港拥有网络及服务中心。

另一方面,被告人争辩指,假如他们不获准继续进行转运活动,他们亦会蒙受无可弥补的损害,原因包括:

  1. 被告人与其客户的部分合约明文规定,产品必须经香港转运;
  2. 如被禁止转运活动,将严重扰乱运送产品及服务予海外客户的物流安排,特别是此物流安排已成为被告人业务中最重要的路线;及
  3. 如于等候审讯期间禁止转运活动,被告人将蒙受无可弥补的合约、客户及声誉损失。

在听取双方陈词后,法院认为双方蒙受损失的风险相若,因此法院应维持在本案展开前的原状。毕竟,由于双方均难以量化各自的潜在损失,因此收入损失应被视为中性因素。此外,法院考虑到该专利于20208月才注册,但被告人早在原告人申请该专利之前已进行转运活动,因此于等候审讯期间禁止转运活动对被告人并不公平。

法院亦认为,原告人不必担心客户失去信心,因为法院已施加所需的措施,限制被告人于等候审讯期间在或经香港扩展业务。例如,被告人已承诺只可为了替换目的而向其现有香港客户出售或供应其产品及服务,并且须获法院批准才可扩大转运活动的规模。


披露被告人的供应商及客户资料

原告人亦申请披露令,要求被告人披露获其在或经香港供应产品及服务的客户及供应商的名称及地址。原告人尝试证明披露令具充分理据,理由包括:披露上述资料后,原告人便能令被告人的客户知悉他们可能侵犯了专利,而被告人的客户若知道侵犯专利但仍转售或转让产品及服务,原告人亦将向他们索偿。

法院首先重申,在决定是否发出披露令前,必须经谨慎考虑。其中,法院认为被告人客户的身分对于证明原告人就法律责任提出的案情而言并无帮助及无关重要,仅在原告人胜诉的情况下在评定损害赔偿时才相关。此外,由于双方是基因排序业界的主要企业及竞争对手,被告人担心其客户及供应商资料一旦披露,即使原告人最终败诉,原告人也会使用该等资料作损害被告人业务的用途,这种忧虑是合理的。

最后,即使要令被告人的客户知悉专利诉讼,也没有必要披露上述资料,因为被告人愿意承诺通知其客户本案的存在。故此,法院拒绝原告人的资料披露申请。


总结

在决定是否就专利侵权案件授予临时济助措施时,法院会考虑措施对各方可能造成的潜在损失。这基本上是法院权衡双方利益的过程。如果双方蒙受损害及损失的风险看来相若,亦难以量化各自的损失,法院会倾向维持在法律程序展开之前的原状。

 

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杨先恒
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