专利申请的原书面说明及权利要求，必须充分清晰及完整地述明所要求保护的独创发明概念（inventive concept），否则其后获批的专利仍可能因「附加事项」（added matter）而被撤销。香港法例第514章《专利条例》（「该条例」）、《中国专利法》、《欧洲专利公约》及英国《1977年专利法》都有关于「附加事项」的类似规定，而本文将集中讨论香港《专利条例》来说明「附加事项」对于专利申请的影响。

简介
该条例第91(1)(d) 条订明，已获批予的专利，可能会因为专利说明书中披露的事宜，超出已提交的专利申请中披露的事宜而被撤销。[1] 此外，第103(1) 条规定，标准专利及短期专利的分案专利申请[2]，若超出较早提交的申请所披露的标的事项，亦同样无效。标准专利在获批予前作出的修订（第103(2) 条）或已获批予的标准专利及短期专利（第103(3) 条）的修订亦会因为类似理由而无效。[3] 这些超出已提交的专利申请所披露的事宜，称为「附加事项」。

该条例第103条与第91(1)(d) 条有密切关系：若不当地批予以下专利，可根据第91(1)(d) 条予以撤销：(i) 披露「附加事项」的分案申请（第103(1) 条）；(ii) 披露「附加事项」的标准专利修订申请（第103(2) 条）；或 (iii) 披露「附加事项」的标准／短期专利的专利说明修订（第103(3)(a) 条）。

上述规定的理据是：(i) 不应容许申请人为改善其处境而加进在已提交的原申请中并没披露的标的事项，及 (ii) 在保存申请人的优先权的情况下，限制申请人可扩大权利要求的程度。那么，甚么才构成「附加事项」？

甚么是「附加事项」？
在英国Bonzel (T) v Intervention Ltd (No 3) [1991] RPC 553一案中，法院订立了在决定是否应根据英国《1977年专利法》第72(1)(d) 条撤销已获授予的专利时，判断「附加事项」的三步测试。[4] 法院的任务是：(1) 从具备相关技能的受众的角度，去确定专利申请中明确及隐含地披露的内容；(2) 对已获授予的专利重复上一步；及 (3) 比较两者的披露内容，判断有没有透过增删而加进与发明有关的标的事项。

标的事项除非已清晰而毫不含糊地在专利申请中披露（不论明确地或隐含地），否则该标的事项被视为「附加事项」。另一方面，如果某项发明特点是已提交申请中的重要元素，省去该特点亦会被视为披露一项超出已提交的申请中所披露的事宜，因而构成「附加事项」。[5]

简言之，某事宜是否附加事项，取决于一名具备相关技能的人在检视该事宜时，会否知道他从已提交的原申请中不能知道的关于该项发明的事情。具备相关技能的人当然知道的及不需解释的事宜，可被视为已披露，因此不构成「附加事项」。

「附加事项」的例子
·          分案专利申请的权利要求注明「最少一名」测量师，但其原专利申请注明「三名」测量师，故被裁定为披露超出在原申请所披露的事宜，是「附加事项」。[6]

·          专利申请中原本注明一条「大约与导管球囊一样长的」导引线内腔，在其后获批予的专利中被描述为「相对短的」。「导管球囊」一般仅为2厘米，而在现有技术中，导引线内腔全长为135厘米。法院裁定，已提交的申请并无披露导引线内腔可以比导管球囊长很多，因此在获批予的专利中披露的事宜是「附加事项」。[7]

·          从一项发明的所选具体实施方式之一抽取一项特点加入权利要求（该特点在专利说明书中并无提及，对具备相关技能的人来说亦不重要），而不理会该具体实施方式的其他特点，由于是「附加事项」而不获批予。[8]

总结
「附加事项」的问题说明，主要独创发明概念必须从一开始就在原专利说明书中清晰而充分地披露，若其后透过修改专利说明书来加入，可能会被审查员拒绝，后果可能非常严重：一是主要独创发明概念被排除于专利保护范围外，一是甚至因为欠缺主要独创发明概念，令整个专利申请相对于现有技术来说缺乏独创性，而不获批予专利。即使这项「附加事项」没有被反对，但在获批予后若遇到侵权诉讼或无效宣告程序时，仍是很容易被对方攻击的弱点。

为避免已获批予的专利将来受到不必要的反对或挑战，申请人必须非常注意，原书面描述和权利要求必须清晰地包含希望以专利来保护的独创发明概念。

[1]     亦见英国《1977年专利法》第72(1)(d) 条；《欧洲专利公约》第138(1)(c) 条；及《中国专利法实施细则》第53(3) 条 [2]     分案专利申请的标的事宜，是从另一较早提交的申请中划分出来的。当较早的申请涉及两项或以上不构成单一独创发明概念的发明，从而必须将较早的申请划分成独立的申请，以避免因发明重复而被反对，便需要提出分案专利申请。 [3]     亦见英国《1977年专利法》第76条；《欧洲专利公约》第123条；《中国专利法》第33条；及《中国专利法实施细则》第43条 [4]     相当于香港法例第514章《专利条例》第91(1)(d) 条 [5]     Raychem Ltd’s Applications [1986] RPC 547；B&R Relays Ltd’s Application[1985] RPC 1 [6]     Van der Lely’s Application [1987] RPC 61 [7]     Bonzel (T) v Intervention Ltd (No 3) [1991] RPC 553 [8]     LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd [2007] RPC 21

如有查询，请联络我们的知识产权及科技部门：

E: ip@onc.hk

T: (852) 2810 1212

W: www.onc.hk

F: (852) 2804 6311

香港中环康乐广场 8 号交易广场第三期 19 楼

注意：以上内容涉及十分专门和复杂的法律知识或法律程序。本篇文章仅是对有关题目的一般概述，只供参考，不能作为任何个别案件的法律意见。如需进一步的法律咨询或协助，请联络我们的律师。