简介

在2013年6月份的《我的外观设计已成功注册，是否再无后顾之忧？》一文中，我们探讨过外观设计注册被撤销的问题；本文将讨论如果选择了一个不能反映外观设计真正用途的「错误」名称，会否影响注册外观设计的有效性和保护范围。

申请外观设计注册所需资料

向外观设计注册处提出外观注册申请时，须提交以下基本资料：

1. 申请人的名称及地址。

2. 外观设计的名称。

3. 物品的洛迦诺分类（Locarno Classification）。

4. 外观设计的表述（例如照片或图片）。

5. 外观设计的新颖性陈述。

6. 供送达文件的香港地址。

7. 如申请人并非设计人，则必须说明申请人如何取得申请权。

8. 如声称具有优先权，则须说明提交过往申请的日期及所在国家。

甚么因素可影响有效性及保护范围？

在香港，「外观设计」的定义是藉任何工业程序而应用于某物品的形状、构形、式样或装饰的特色，而该等特色是在经制成的物品上的吸引视线和肉眼可判别的特色（香港法例第522章《注册外观设计条例》（「该条例」）第2(1) 条）。

根据该条例第5(1) 条，任何新外观设计可就申请中指明的任何物品或物品套件获注册。根据该条例第2(1) 条，「物品」的定义是任何产制的物品，如物品的任何部分是独立制成和出售的，则包括该部分。

外观设计注册可因以下理由被质疑其有效性：(i) 有关申请不符合形式上的规定；或 (ii) 并非新外观设计或因任何其他理由而不属可予注册的外观设计（该条例第26(1) 条）。

是否就某物品而注册的外观设计？

在Bang & Olufsen A/S v To Hok Chung [2007] 1 HKLRD 85一案中，原告人是一项可放置DVD、VCD或CD光碟播放器或控制元件的「音响系统」（「音响系统」）的外观设计拥有人，音响系统的表述见下图一。原告人把音响系统作为包含音响系统及独立插座面板的高级影音组合系统「BeoCenter 2」（图2）的一部分出售。被告人认为音响系统的注册无效，因为那并非该条例第2(1) 条所指的「物品」，而只是非独立制成和出售的物品的一部分。

图一                                                图二

上诉法院裁定，只涵盖控制元件的注册是有效的，而某项物品是否符合法例定义，必须参考注册申请中的说明来判断，而非根据该物品注册后在市场上如何出售或包装来判断。

Samsonite Corp. v Make Rich Ltd [2002] 1 HKC 692却与上述案件有所不同。此案涉及「直立式旅行箱滚轴系统」的外观设计注册，以保护旅行箱中大轮子特点的外观设计。在此案中，法院裁定该外观设计注册为无效，因为没有证据显示大轮子是独立制成和出售的；相反，外观设计的名称「直立式旅行箱滚轴系统」显示大轮子明显是旅行箱的一部分，并只是一件较大物品（即旅行箱）的附件，而非一件独立的商业物品。

内地的处理方式

注册外观设计的权利有地域性，这表示，在香港注册的外观设计不会自动在内地获得保护。要在内地获得保护，便须向国家知识产权局另行提出申请。在内地提出申请时，申请人应小心填写外观注册的描述及用途，因为在内地这些资料对外观设计注册的有效性及保护范围影响较大，从以下内地案例可见一斑。

申请再审人弓箭国际与被申请人义乌市兰之韵玻璃工艺品厂侵犯外观设计专利权纠纷案(2012) 民申字第41号一案涉及专利号2004301047873的「餐具用贴纸（柠檬）」（「该贴纸」），其注册外观设计拥有人控告被申请人使用与该贴纸类似的设计，印刷在被申请人的玻璃杯上（非把该贴纸贴在玻璃杯上），案件上诉至最高人民法院。

根据有关注册纪录，该贴纸的用途是用于餐具，而物品的洛迦诺分类为05-06（大类：纺织品、人造或天然材料片材；小类：人造或天然材料片材类）。下图为弓箭国际案中该贴纸的表述：

最高人民法院裁定，被申请人并无侵犯弓箭国际的注册外观设计／外观注册专利，因为在判断有没有侵权时，法院应首先确定被指侵权产品是否与外观设计所注册的产品相同或类似，如果并非相同或类似，则没有侵权。换言之，内地的外观注册专利并非保护外观注册本身，而是保护外观注册及其应用的产品的组合，产品是在外观设计的描述中界定，而外观设计的用途亦在外观设计专利申请中提交。《中国专利法》第五十九条第二段规定：

「外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。」

此外，「最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释」第九条注明：

「人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表 [即洛迦诺分类]、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。」

最高人民法院认为，弓箭国际的产品与被指侵权的产品属于两个不同类别（及不同的洛迦诺分类），并非相同或类似；弓箭国际的产品是贴纸，而被指侵权的产品是玻璃杯。因此，最高人民法院驳回注册外观设计拥有人的上诉，裁定被申请人并无侵权。

总结

申请人显然应确保在其外观设计注册申请中，妥当地表述外观设计及描述物品。由于该条例第27条明文订明，外观设计注册处处长无责任在批准外观设计注册前确保该外观设计可予注册或已妥为表述，因此申请人应注意确保其外观设计注册申请稳妥，以免日后产生任何争议。

如阁下在外观设计注册申请方面需要任何协助，欢迎与本所联络。