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如何阻止生意上的竞争对手无理威胁提出侵犯专利诉讼?

2015-03-01

专利权通常用来保障专利拥有人的权利,但如果有人利用专利权向竞争对手的实际或潜在客户无理威胁提出侵犯专利诉讼,令他们不敢与竞争对手做生意,受屈的竞争对手则可根据香港法例第514章《专利条例》第89条对作出威胁的一方提出辩护诉讼(defensive action)。


法定辩护诉讼

《专利条例》第89条就无理威胁提出侵犯专利诉讼,提供辩护诉讼的因由。如任何人向另一人威胁提出侵犯专利诉讼(例如透过公告、大量律师信、通告或其他方式),因该等威胁而受屈的人(不论是否该等威胁所针对的人)可向法院申请,要求宣布该等威胁不能获充分理据支持、发出强制令以制止继续作出该等威胁,及就原告人因该等威胁而已蒙受的损害判给损害赔偿。

对于无理威胁的受害人来说,若威胁者不能证明受害人的行为侵犯其专利,或受害人能证明威胁者的专利无效,受害人便很可能在辩护诉讼中胜诉。《商标条例》(第559章)第26条、《版权条例》(第528章)第187条以及《注册外观设计条例》(第522章)第57条分别就商标、版权及注册外观设计作出上述辩护诉讼的规定。


要求被告人提供讼费保证金?

在原讼法庭近期的Bulova Corp v San Ma Industrial Ltd HCA18311912/2013一案中,一项短期专利(「该专利」)的拥有人向最少16间钟表店发出律师信,声称第一原告人制造及出售的手表是侵权产品,并要求该等店铺停止从事任何与被指侵权产品有关的事务。

为制止该等威胁,原告人根据《专利条例》第89条提出诉讼,申请禁制令禁止被告人作出侵权威胁,并要求宣布该专利无效。其后,被告人提出另一宗诉讼控告原告人侵犯该专利。法院对被告人发出非正审禁制令,等候正式审讯。候审期间,原告人申请要求被告人提供讼费保证金,以保证在双方交换证人陈述书及专家报告之前原告人的法律费用。然后,被告人故意中止对原告人提出的所有侵犯专利反申索,藉以逃避提供讼费保证金(见下文解释)。


关于讼费保证金的法律原则

《高等法院规则》(第4A章)第23号命令及《公司条例》(第622章)第905条就诉讼方支付讼费保证金的责任作出了规定。例如,如果原告人通常居住于香港境外,或只是名义上的原告人(例如空壳公司),而法院有理由相信原告人不能支付被告人的讼费,法院则可命令原告人提供讼费保证金。除反申索中的被告人(实际上处于原告人的位置)外,被告人一般不能被要求就原告人的讼费支付保证金。

本案的争论点是,《专利条例》第89条诉讼的被告人是否「处于原告人的位置」,从而法院可命令其提供讼费保证金。第89条诉讼因由的一项要素是曾作出了威胁,因此,专利拥有人是否已采取行动执行专利权,是十分重要的。在本案中,法院认为被告人已透过在律师信中威胁提出诉讼,藉以执行其专利权,因此是真正的「攻击者」。原告人作为无理威胁下「受屈的人」,提出第89条诉讼进行抗辩。法院认为被告人中止反申索只是表面行动,就讼费保证金的申请而言,被告人是处于原告人的位置。另外,法院认为被告人是名义上的原告人,除了持有该专利外并无任何资产或业务。因此,法院命令被告人就原告人的讼费提供港币80万元的保证金。


总结

本案的裁决有助厘清有关的法律原则:即使一方在案件中名列为原告人,法院仍会审视案件的实质情况而非形式,来判断该方是否原告人。对于受到专利拥有人无理威胁的人来说,若他们希望提出辩护诉讼来制止威胁,经济上的顾虑将大大减少。



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伍兆荣
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资深合伙人
杨先恒
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