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股東或董事是否須就其有限公司的侵犯商標行為負責?

2022-01-28

股東或董事是否須就其有限公司的侵犯商標行為負責?

背景

Louis Vuitton Malletier v Cuvee XLV French Wine Ltd [2019] HKCFI 1963一案中,法國著名品牌「LOUIS VUITTON」的持有人Louis Vuitton Malletier(「第一原告人」)及其母公司LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton,控告香港一間紅酒分銷商沙路威法國紅酒有限公司(Cuvee XLV French Wine Ltd,「第一被告人」)及其唯一董事兼大股東黃守迎先生(「第二被告人」)侵犯商標及假冒

兩名被告人使用「XAVIER-LOUIS VUITTON」標誌(「XLV標誌」)營銷、銷售及分銷帶有XLV標誌的紅酒(「涉案紅酒」),並聲稱Xavier-Louis Pierre Vuitton先生(「Xavier Vuitton先生」)是涉案紅酒的生產者及營銷者。Xavier Vuitton先生是Vuitton家族第五代的長子,他的真名「XAVIER-LOUIS VUITTON」及其縮寫「XLV」被用作表示涉案紅酒他自己的產品。

原訟法庭(「法院」)考慮及探討了原告人控告第二被告人的兩項訴訟因由:(1) 侵犯第一原告人在《巴黎公約》及香港法例第559章《商標條例》第18(4) 條所指的馳名商標;及 (2) 假冒。兩名被告人因共同策劃或(交替地)第二被告人誘使或促使第一被告人作出侵權行為而被共同及各別地控告。


侵犯商標

馳名商標

《商標條例》第18(4) 條為公認的馳名商標提供保障,即使原告人註冊的貨品及服務類別與被告人使用相同或類似商標的貨品或服務類別不同,仍可受到保障

法院認為,關於LOUIS VUITTON香港是馳名奢侈品品牌這一點,並無重爭議。原告的商標與XLV標誌兩者在讀音和視覺上也有實質重疊。由於原告的標誌本身辨識度高,使用XLV標誌可能公眾聯想到LOUIS VUITTON這個較存在的馳標誌。原告品牌的尊貴形象可能提升產品一般客戶心目中及形象,因此被告人使用XLV標誌構成不公平利用。最後,Xavier Vuitton先生挑選他人擁有的葡萄園酒桶的中間人不是酒商,因此沒有規定或其他合法理由必須在涉案紅酒印上他的名字,尤其是「XAVIER-LOUIS VUITTON」而非其全名「Xavier-Louis Pierre Vuitton這個令人疑惑的選擇。基於上述理由,法院裁定被告人侵犯了原告人的商標違反《商標條例》第18(4) 條。


假冒

法院考慮了假冒三項(1) 原告人的商譽;(2) 被告人的失實陳述 (3) 害賠償的可能性,並裁定原告勝訴。儘管原告人的品牌、皮具及首飾領域的馳名品牌,未必同樣經營葡萄酒業務法院澄清,法律並無規定原告人被告人必須在相同領域經營業務才構成假冒;真正的關鍵是有沒有或欺騙的風險。


第二被告人的責任

第二被告人第一被告人的唯一董事兼大股東考慮到的角色,法院裁定他須作為共同侵權者承擔責任。根據原告主張共同侵權的兩項理由(即「共同目的」及「誘使和促使」),法院裁定第二被告人須同時基於兩項理由承擔責任。

法院引用英格蘭案例Fish & Fish v Sea Shepherd UK [2015] AC 1229指出,必須分別符合以下兩項要求,才能確立第二被告人須就共同目的承擔責任:(1) 第二被告人以推進第一被告人的侵權行為的方式行事;及 (2) 第二被告人是根據共同策劃,方作出或確保作出構成侵權行為的舉動。

第二被告人除了是第一被告人的唯一董事及股東外,自稱為第一被告人的「總裁」,並在公眾活動中親自推廣涉案紅酒。因此,法院認為他第一被告人的「主腦」及「代表人物」。此外,第二被告人於2006年至2008年間以個人身份擔當涉案紅分銷商,並與其他下游分銷商訂立分銷協議,在香港及澳門分銷涉案紅酒。法院認為他須就上述期間的侵權和假冒行為承擔個人責任。

最後,第二被告人親自向香港商標註冊處提出「XAVIER LOUIS VUITTON」的商標申請,儘管在審已放棄該申請,但假如註冊申請成功,第一被告人在第二被告人同意或許可的情況下,方可在香港合法使用該商標。同樣地,法院將為涉案紅銷售業務的主

第二被告人聲稱其另一同為第一被告人的股東(並未列名),在第一被告人公司擁有「很大的話語權」並投入大量資金,然而法院裁定該人無須承擔責任。首先,除第二被告人外,並無證據顯示任何第三方曾擔當任何角色,而且從第二被告人積極參與涉案紅酒的營銷,以及利用其個人業務關係為涉案紅尋找下游分銷商等行為,可見他在業務各方面的核心角色。

考慮到第二被告人在第一被告人擔當核心角色,法院裁定第二被告人須承擔共同侵權責任,理由(1) 根據共同策劃參與第一被告人的侵權行為 (2) 使第一被告人作出侵權行為。法院裁定,兩名被告人原告提出的兩項申索侵犯商標及假冒)承擔責任。法院原告人的申請發出制令並告其商標為馳名商標。


要點

從本案的裁決可見,股東或董事不會由於有限公司具有獨立法律地位而無須就公司的侵權行為 負責。在有限公司持有大量股權或擔任核心角色的人員,同樣可能被視為共同侵權者而須承擔責任,特別是往往以本名經營業務的家族生意。

股東及董事應謹慎行事,並主動採取措施防止有限公司作出侵權行為採取預防措施亦可限制類人員的責任。如對於使用商標的合法性存疑,最好徵詢法律意見。

 

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注意:以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述,只供參考,不能構成任何個別案的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助,請聯絡我們的律師。

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