簡介

在Mary Kay Inc & Ors v 浙江天猫网络有限公司 (Zhejiang Tmall Network Co Ltd) & Ors [2021] HKCFI 1403一案中，被告人向原告人採購正牌貨品，並將該等貨品出售予第三方。然而，被告人在出售貨品前移除了包裝上的生產編號。香港原訟法庭裁定，被告人並無侵犯商標。本文將解釋了上述裁決的原因，並探討與本案有關的知識產權問題。

案情

原告人從事護膚及化妝品的市場推廣業務。第一至第三被告人經營包括「淘寶」及「天貓中國」在內的電子商貿平台，供商戶經營網上商店及進行買賣。第四至第五被告人在第一至第三被告人的電子商貿平台經營網上商店，並出售源自原告人的正牌貨品。原告人基於其律師於香港發出的四張陷阱訂單而控告被告人侵犯商標及假冒。

侵犯商標

第一個問題是：被告人有否作出任何侵犯商標的行為？首先，任何人士如作出香港法例第559章《商標條例》第18條訂明的行為，即屬侵犯註冊商標。

《商標條例》第20條就侵犯商標提供一項通稱為「用盡權利」的抗辯理由，其原文如下：

20. 用盡註冊商標所賦予的權利

(1)儘管有第18條（註冊商標的侵犯）的規定，如就某些已在世界上任何地方推出市場的貨品而使用某註冊商標，而該等貨品是由擁有人或經其同意（不論是明示或隱含的同意，亦不論是附有條件或不附條件的同意）而在該商標下推出市場的，則該項使用並不侵犯該註冊商標。

(2)如貨品在推出市場後其狀況已有所改變或已受損，且就該等貨品而使用有關註冊商標會對該註冊商標的顯著特性或聲譽造成損害，則第 (1) 款不適用。

就第20(1) 條而言，由於涉案產品是源自原告人的正牌貨品，它們是由原告人或經其同意推出市場的。

就第20(2) 條而言，並非貨品的所有實體狀況改變均構成商標持有人以行使其商標為由，阻止其貨品被進一步買賣的合法理由。只有在包裝內的產品狀況受到不利影響的情況下，商標持有人才能行使其商標權利。有關損害必須達到實質程度，上述限制才會適用。

在本案中，法院裁定有關產品的狀況並無改變。包裝上的生產編號被移除，並不會影響包裝內的產品的狀況。此外，沒有證據顯示就該等產品使用商標會損害該商標的顯著特性或聲譽。因此，法院認為第20(2) 條的例外情況並不適用，被告人可倚賴第20(1) 條項下的「用盡權利」抗辯理由，而原告人的商標侵權申索必然失敗。

假冒

第二個問題是：第四至第五被告人有沒有作出任何假冒行為？原告人認為，被告人設立電子商貿平台旨在誤導香港的公眾，而第四至第五被告人出售涉案產品是獲原告人授權及／或與原告人有關的。

任何交易者若假扮為另一交易者的代理人，並模仿該另一交易者的商標或商用名稱，從而失實地陳述有關貨品為另一交易者的貨品，即屬假冒。要成功就假冒索償，原告人必須證明：(i) 他就其貨品享有商譽／聲譽；(ii) 被告人作出了失實陳述，導致公眾相信有關貨品為原告人的貨品；及 (iii) 原告人因被告人的失實陳述而蒙受損失。

法院裁定本案不涉欺騙，因為有關貨品是源自原告人的正牌貨品。此外，在電子商貿平台銷售一家公司的產品，並不表示該銷售是獲該公司授權或與其有關。更重要的是，第四至第五被告人的電子商貿平台以內地公眾為目標，並無證據顯示香港的公眾會被欺騙。

商標權利屬地域性質

像「淘寶」和「天貓中國」等電子商貿平台是可以在全球各地瀏覽的網上市場，讓人購買來自各種來源的貨品。鑒於商標權利受地域限制，僅限於獲授予或使用商標的國家，商標註冊不能為擁有人提供全球商標保障，因此根本的問題是：香港的一般顧客是否會認為自己是有關網站的目標客戶？

法院指出，所有重大情況均應考慮在內，包括：(i) 貨品性質；(ii) 網站外觀；(iii) 一般顧客是否能從網站購買貨品；(iv) 廣告商是否曾透過網站出售貨品到香港；及 (v) 廣告商的意圖。在本案中，在電子商貿平台刊登的廣告均採用簡體中文及以人民幣定價，這些廣告無疑並非以香港公眾為目標客戶。儘管原告人表示本案是打擊假貨的訴訟，針對透過電子商貿平台銷售貨品到香港的網上商家，但香港法律（尤其是商標侵權法）並不承認這個訴訟因由。

總結

本案再次提醒電子商貿平台的運營商，必須注意香港知識產權的地域性質及限制。此外，本案的裁決亦澄清了以「用盡權利」為抗辯理由在香港的應用情況。