簡介

2016年8月16日，英國高等法院就Karen Denise Millen v Karen Millen Fashions Limited & Anor [2016] EWHC 2104 (Ch) 一案頒下裁決，裁定申索人在出售以自己姓名命名的時裝業務予被告人的前任人之後，不得再使用由其姓名衍生的商標。此案觸及多個與知識產權轉讓有關的合約解釋問題。

案情概要

申索人Karen Millen原是以其姓名命名的時裝業務（「該業務」）的擁有人。於2004年，她根據一份股份買賣協議（「該協議」）把持有該業務的多家公司售予一個財團。該協議含有多項限制申索人將來行為的條款。其後，該業務的控股公司進行重組，該業務現由第一被告人持有。

2011年，申索人有意重返時裝界，打算以「KAREN」商標經營業務。申索人與被告人達成和解，協定申索人不得在英國及歐盟地區使用「KAREN」及「KAREN MILLEN」為商標。然而，和解協議並沒有處理其他司法管轄區的情況。在美國及中國，雙方就該等商標提出了對立申請、註銷及反對程序。

申索人展開本案訴訟，請求法院宣布（其中包括）：她在美國使用「KAREN MILLEN」作為家居用品的商標、使用「KAREN」（不含「MILLEN」）作為任何貨品及服務的商標，以及申請註冊該等商標，均沒有違反該協議。被告人就申索人違反該協議提出反申索，請求法院根據該協議對申索人發出禁制令。

商譽隨時間改變

在該協議簽訂時，該業務的地理範圍較窄，產品種類亦較少。尤其在美國及中國，2004年時出售的產品種類及商店數量更加少。申索人認為，當初較窄的業務範圍是該協議簽訂之日該業務狀況的一部分，在解釋限制她的行為的條款時，應以此為基準。

法院不同意申索人的看法，認為儘管該協議所轉讓的知識產權只是於該協議日期存在的知識產權，但有些權利可能隨時間發展，商譽就是其中之一。商譽應基於提出申索之日的情況進行評估，而不是基於該協議簽訂之日的情況評估。在美國及中國，隨著「KAREN MILLEN」商標下的業務的商譽已擴展至更多種類的產品，申索人擬經營的業務會否違反該協議的限制條款，應按照已擴展的業務範圍進行評估。

「進一步保證」條款及對立商標申請

由律師擬備的商業合約，通常載有一項「進一步保證」條款。一般而言，該條款規定如發生需要其中一方或雙方採取進一步行動，否則所簽訂的合約（或其任何條款）將不具其所述的效力或完全無效的情況（通常是無法預見的），雙方須採取進一步行動以使合約保持十足效力。在本案中，進一步保證條款的條文如下：

「在現時或將來的任何時間，各方須不時在任何其他訂約方合理要求的情況下，作出或促使作出所有為使本協議具有全面效力而可能合理必要的行動，及／或簽立或促使簽立所有此等文件。」

法院認為，該協議的目的是允許買方控制該業務及其重要資產，包括「KAREN MILLEN」的名稱、商標及商譽。尤其值得注意的是，法院認為由於「KAREN MILLEN」是申索人自己的姓名，於該協議簽立之日完全可能及可以預計，「KAREN MILLEN」名稱及商標的交易必須經申索人同意才能進行。

法院裁定，被告人提出「KAREN MILLEN」商標的申請及註冊，是實施該協議的重要、自然及可預見的方式，如申索人不同意，從而阻礙該等申請及註冊，則違反了該協議。因此，申索人針對被告人在美國及中國的商標申請及註冊提出對立註冊以及反對及註銷的程序，是違反該協議的。

基於上述原因，法院裁定被告人勝訴，申索人必須同意被告人提出的「KAREN MILLEN」商標申請及註冊。申索人未能獲法院宣布其請求宣布事項，假如她堅持擬經營的業務，將會有進一步違反該協議的風險。

啟示

本案確認了商譽是可以隨時間發展的，亦可擴展至其他貨品及服務。業務擁有人在出售業務後，必須遵守協議目的，不容自駁，應把隨業務轉讓的知識產權歸於買方。

另一方面，任何人如打算出售帶有商標的業務，則應注意，如以賣斷方式出售業務及商標，則意味著賣方日後不能在競爭業務中使用該商標。賣方應小心磋商在未來業務中使用被轉讓商標的限制範圍，亦可考慮把該等限制局限於若干地域、期限、涉及貨品及服務及使用模式。此外，賣方可提出適當條款，以限制轉讓商譽的範圍及其於「進一步保證」條款下的責任。

歸根到底，擬備合約須謹慎周詳的考慮，才可保障雙方利益及減低日後發生爭議的風險。如閣下有意購買或出售帶有知識產權的業務，最好盡早徵詢法律意見，以便更有系統地擬備協議條款，獲得交易的最大利益。