專利申請的原書面說明及權利要求，必須充分清晰及完整地述明所要求保護的獨創發明概念（inventive concept），否則其後獲批的專利仍可能因「附加事項」（added matter）而被撤銷。香港法例第514章《專利條例》（「該條例」）、《中國專利法》、《歐洲專利公約》及英國《1977年專利法》都有關於「附加事項」的類似規定，而本文將集中討論香港《專利條例》來說明「附加事項」對於專利申請的影響。

簡介
該條例第91(1)(d) 條訂明，已獲批予的專利，可能會因為專利說明書中披露的事宜，超出已提交的專利申請中披露的事宜而被撤銷。[1] 此外，第103(1) 條規定，標準專利及短期專利的分案專利申請[2]，若超出較早提交的申請所披露的標的事項，亦同樣無效。標準專利在獲批予前作出的修訂（第103(2) 條）或已獲批予的標準專利及短期專利（第103(3) 條）的修訂亦會因為類似理由而無效。[3] 這些超出已提交的專利申請所披露的事宜，稱為「附加事項」。

該條例第103條與第91(1)(d) 條有密切關係：若不當地批予以下專利，可根據第91(1)(d) 條予以撤銷：(i) 披露「附加事項」的分案申請（第103(1) 條）；(ii) 披露「附加事項」的標準專利修訂申請（第103(2) 條）；或 (iii) 披露「附加事項」的標準／短期專利的專利說明修訂（第103(3)(a) 條）。

上述規定的理據是：(i) 不應容許申請人為改善其處境而加進在已提交的原申請中並沒披露的標的事項，及 (ii) 在保存申請人的優先權的情況下，限制申請人可擴大權利要求的程度。那麼，甚麼才構成「附加事項」？

甚麼是「附加事項」？
在英國Bonzel (T) v Intervention Ltd (No 3) [1991] RPC 553一案中，法院訂立了在決定是否應根據英國《1977年專利法》第72(1)(d) 條撤銷已獲授予的專利時，判斷「附加事項」的三步測試。[4] 法院的任務是：(1) 從具備相關技能的受眾的角度，去確定專利申請中明確及隱含地披露的內容；(2) 對已獲授予的專利重複上一步；及 (3) 比較兩者的披露內容，判斷有沒有透過增刪而加進與發明有關的標的事項。

標的事項除非已清晰而毫不含糊地在專利申請中披露（不論明確地或隱含地），否則該標的事項被視為「附加事項」。另一方面，如果某項發明特點是已提交申請中的重要元素，省去該特點亦會被視為披露一項超出已提交的申請中所披露的事宜，因而構成「附加事項」。[5]

簡言之，某事宜是否附加事項，取決於一名具備相關技能的人在檢視該事宜時，會否知道他從已提交的原申請中不能知道的關於該項發明的事情。具備相關技能的人當然知道的及不需解釋的事宜，可被視為已披露，因此不構成「附加事項」。

「附加事項」的例子
·          分案專利申請的權利要求註明「最少一名」測量師，但其原專利申請註明「三名」測量師，故被裁定為披露超出在原申請所披露的事宜，是「附加事項」。[6]

·          專利申請中原本註明一條「大約與導管球囊一樣長的」導引線內腔，在其後獲批予的專利中被描述為「相對短的」。「導管球囊」一般僅為2厘米，而在現有技術中，導引線內腔全長為135厘米。法院裁定，已提交的申請並無披露導引線內腔可以比導管球囊長很多，因此在獲批予的專利中披露的事宜是「附加事項」。[7]

·          從一項發明的所選具體實施方式之一抽取一項特點加入權利要求（該特點在專利說明書中並無提及，對具備相關技能的人來說亦不重要），而不理會該具體實施方式的其他特點，由於是「附加事項」而不獲批予。[8]

總結
「附加事項」的問題說明，主要獨創發明概念必須從一開始就在原專利說明書中清晰而充分地披露，若其後透過修改專利說明書來加入，可能會被審查員拒絕，後果可能非常嚴重：一是主要獨創發明概念被排除於專利保護範圍外，一是甚至因為欠缺主要獨創發明概念，令整個專利申請相對於現有技術來說缺乏獨創性，而不獲批予專利。即使這項「附加事項」沒有被反對，但在獲批予後若遇到侵權訴訟或無效宣告程序時，仍是很容易被對方攻擊的弱點。

為避免已獲批予的專利將來受到不必要的反對或挑戰，申請人必須非常注意，原書面描述和權利要求必須清晰地包含希望以專利來保護的獨創發明概念。

[1]     亦見英國《1977年專利法》第72(1)(d) 條；《歐洲專利公約》第138(1)(c) 條；及《中國專利法實施細則》第53(3) 條 [2]     分案專利申請的標的事宜，是從另一較早提交的申請中劃分出來的。當較早的申請涉及兩項或以上不構成單一獨創發明概念的發明，從而必須將較早的申請劃分成獨立的申請，以避免因發明重複而被反對，便需要提出分案專利申請。 [3]     亦見英國《1977年專利法》第76條；《歐洲專利公約》第123條；《中國專利法》第33條；及《中國專利法實施細則》第43條 [4]     相當於香港法例第514章《專利條例》第91(1)(d) 條 [5]     Raychem Ltd’s Applications [1986] RPC 547；B&R Relays Ltd’s Application[1985] RPC 1 [6]     Van der Lely’s Application [1987] RPC 61 [7]     Bonzel (T) v Intervention Ltd (No 3) [1991] RPC 553 [8]     LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd [2007] RPC 21

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