簡介

長者安居協會（「協會」）自1996年起一直為需要緊急援助的長者提供一種通稱為「平安鐘」的緊急召援服務（「該服務」）。其後協會發現，越來越多騙徒利用「平安鐘」之名竊取長者的個人資料或提供質素惡劣的服務，以致協會的聲譽受損，並且影響長者的安危。故此，協會申請並於2011年2月7日在香港成功註冊「平安鐘」商標。然而，「平安鐘」服務的普及惹來集寶香港有限公司（「集寶」）提出宣告「平安鐘」商標無效的申請，以容許其他為長者提供類似服務的公司使用「平安鐘」商標。2017年7月20日，商標註冊處處長根據香港法例第559章《商標條例》（「該條例」）第53(3) 條宣告「平安鐘」商標無效。

背景

「平安鐘」服務過去曾採用多個不同名稱，包括「救助鐘」、「求救鐘」及「一線通呼援鐘」。協會於1997年年初左右正式以「平安鐘」的名稱重塑服務品牌，並於2009年7月24日申請註冊「平安鐘」標記。根據該條例第11(2) 條，「平安鐘」標記已因其付諸使用而具有顯著特性，並於2011年2月7日正式獲註冊為商標。

取得「平安鐘」商標註冊後，協會向其他使用「平安鐘」商標的機構發出警告信，當中包括集寶。後來，集寶於2012年9月4日向商標註冊處處長申請根據該條例宣告「平安鐘」商標的註冊無效。

協會及集寶的論點

聆訊於2017年2月8日進行，集寶引用該條例第11(1)(b) – (d) 條，其論點歸納如下：

1. 「平安鐘」商標是該服務的一般或通用名稱；
2. 「平安鐘」商標純粹由在現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用的標誌構成；及
3. 「平安鐘」商標屬描述性質並且欠缺關於該服務的顯著特性。

協會不同意「平安鐘」商標是該服務的通用名稱，並表示只要符合以下條件，便可反駁任何根據該條例第11(1)(b)、11(1)(c) 及／或11(1)(d) 條提出的異議：

1. 「平安鐘」商標於商標申請提交日期2009年7月24日前，已因其付諸使用而實際上具有顯著特性；或
2. 「平安鐘」商標提交商標申請日期後於2009年7月24日，因其付諸使用而實際上具有顯著特性。

商標註冊處處長的裁決

該條例第11(1)(b) 條下的「欠缺顯著特性」是甚麼意思？

該條例第11(1)(b) 條規定，除非欠缺顯著特性的標記在申請註冊日期前已因其付諸使用而實際上具有顯著特性，否則禁止註冊。在判斷有關標記是否「欠缺顯著特性」時，該條例規定應假設標記沒有付諸使用，只考慮該標記的本身。「顯著特性」是指能夠識別產品為來自某一企業、從而能與來自其他企業的產品區分開來的特性。

該條例第11(1)(c) 條禁止甚麼種類的標誌註冊？

該條例第11(1)(c) 條規定，純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標，不得註冊。第11(1)(c) 條的目的是確保符合公眾利益，即描述性的標誌或標示可供任何企業自由使用，不應僅保留給某一企業使用。

該條例第11(1)(d) 條禁止甚麼種類的標誌註冊？

該條例第11(1)(d) 條防止註冊在現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用、而且並無區別貨品或服務來源的作用的標誌。

裁決

商標註冊處處長注意到，於提交商標註冊申請日期2009年7月24日，「平安鐘」商標在現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中，已成為用來表示協會所提供的緊急召援服務種類的慣用標誌。例如，聖雅各福群會提供的服務稱為「平安鐘」，而2000年1月號的《選擇月刊》亦列出三個「平安鐘」服務供應機構的聯絡號碼。因此，一般緊急召援服務的使用者很可能會將「平安鐘」理解為表示不同服務供應商所提供的貨品及服務種類的通用記號，而非將它理解為來源標記。因此，由於「平安鐘」商標「欠缺顯著特性」，「平安鐘」商標的註冊違反該條例第11(1)(b) 條。

儘管商標註冊處處長基於在審查階段提交的證據批准了「平安鐘」商標的註冊，但商標註冊只是商標註冊有效的表面證據。集寶提出宣告無效申請，以質疑「平安鐘」商標註冊的有效性，而商標註冊處處長在審視雙方提交的證據後，不能得出「『平安鐘』商標於2009年7月24日提交商標申請日期前已因其付諸使用而具有顯著特性」的結論，因此，根據該條例第53(3) 條，「平安鐘」商標的註冊被宣告無效，理由是「平安鐘」商標的註冊違反該條例第11條。

影響

本案提醒了商標擁有人，即使註冊了商標，仍須時常檢查自己的商標是否有被侵犯並採取行動；換言之，商標擁有人應提防其商標被用作通用字詞，否則其商標可能因此而失去保障。

為免商標在註冊後被他人提出反對，商標擁有人必須 (a) 確保商標或系列商標的設計具有強烈顯著特性，及 (b) 訂定提交申請的策略，以對日後可能出現的反對提出抗辯。商標擁有人亦應在提交申請前徵詢法律意見，以確保享有最大的保障。