簡介

中國內地採用「申請在先」的商標註冊制度，最早將商標註冊者（而非正當或有意使用商標者）將獲授予商標權，因此外國企業在內地往往很容易被搶註商標。在最近一宗案件中，本所成功協助客戶從內地搶註者手上奪回商標。

背景

本所客戶M Inc. 是一間加拿大公司（「該公司」），主要在內地透過其內地貿易公司生產腰包、手提袋及旅行套裝等，但其產品並不在內地銷售。其貿易公司在內地聘用了一家代工生產商（「該廠商」），為該公司生產上述產品。

2017年5月，該公司發現該廠商未經該公司同意，在內地以自己的名義就第9、18及21類貨品提交三項將該公司商標註冊的申請。因此，該公司就該三項申請分別提出反對。

該廠商最初假裝及聲稱同意將商標轉讓給該公司，並已為此準備轉讓文件。然而，該公司其後發現該廠商已於2017年3月提交三份轉讓備案申請，將爭議商標轉讓給另一名無關的人士。

該公司向中國商標局（「商標局」）就該廠商的商標申請提出三項反對，理由是該公司才是爭議商標的真正擁有人，並在爭議商標的申請日期前已委託內地貿易公司及工廠製造帶有爭議商標的產品，而且爭議商標是被惡意搶註的。

然而，商標局不接納該公司提出的反對，因為該公司未能提出該廠商與貿易公司之間訂立的任何協議來證明其說法。因此，爭議商標獲准註冊。

上訴及知識產權局的決定

其後，本所就爭議商標提出無效宣告訴訟，並請求就此進行口頭聆訊，以及就商標局的決定向中國國家知識產權局（「知識產權局」）上訴。除了指出客戶對爭議商標擁有在先權利，本所亦審閱了客戶及貿易公司向搶註者發出的所有文件和電郵，從中發現了重要的線索，找到在先使用爭議商標的證據及與廠商惡意搶註的證據之間的關連。本所提交的證據包括該公司與該廠商之間的連串電郵（經公證），當中載有被搶註商標的申請日期前的訂單、產品樣辦照片、產品說明等。

最後，知識產權局接受本所的論點及證明文件，裁定該公司能夠確立其提出的理由，並宣布涉案商標的註冊無效。知識產權局在其書面裁決中指出：

「……在案證據已充分質證，案情較為明確，該公司與該廠商一直存在業務往來關係，該公司在其商品上使用爭議商標，目的在於促使公眾認牌購物，該廠商作為該公司在內地的貼牌加工商，明知爭議商標存在，卻未經該公司授權而向第三方銷售帶有爭議商標的商品並在類似商品上申請註冊，其行為難謂正當，違反了誠實信用原則 ……」

結果，爭議商標在三個涉案類別的註冊均被宣告無效，從而為該公司在內地註冊爭議商標消除了障礙。

如何防止及奪回商標

外國企業如委託內地代工生產商生產商品，很容易會被代工生產商或其相關公司搶註商標。要奪回這些商標並不容易，因此最好採取以下措施，以避免這種風險：

1.       一開始便應盡快提交商標註冊申請。

2.       審視商標組合，以確定是否已充分涵蓋在內地或其他地方的現有業務活動及／或產品。

3.       在建立業務關係前，與內地代工生產商及其相關公司（如有）訂立授權協議。

由於內地採用「申請在先」商標註冊制度，上述措施對於在內地經營業務及提供產品或服務的外國企業而言至關重要。此外，實施這些預防措施的成本，將遠低於在上述情況下為奪回商標而提出法律訴訟的成本。因此，在內地營商的外國企業應考慮按照上述建議，加強保護其業務計劃中的知識產權，作為其整體風險管理策略的一部分。