過濾器
上一頁

在和解協議下,商標可在多大程度上修改或轉授他人?

2025-04-30

簡介

英國上訴法院最近就Morley’s (Fast Foods) Ltd v Nanthakumar & Others [2025] EWCA Civ 186一案作出了裁決。這宗商標糾紛案件的雙方分別為老牌快餐連鎖店Morley’s (Fast Foods) Limited及八名以「Metro’s」品牌經營餐廳的被告人,主要爭議為侵犯商標及違反一份2018年的和解協議。法院在本案中再次確認在商標糾紛中如何評估是否造成混淆的主要原則、使用情境的重要性以及對和解條款的嚴格解釋。

背景

Morley’s1985年成立,是特許經營的連鎖快餐店,主要售賣炸雞及相關快餐。該公司擁有三個英國商標:

1.      2002118日起,在第293032類食品及非酒精飲品以及第43類食品製作、餐廳及外賣服務註冊的風格化文字商標(「Morley’s商標」);

 

2.      20091130日起,在第29類食品以及第43類食品製作、餐廳及外賣服務註冊由兩個字組成的「TRIPLE M」、「TRIPLE-M」系列商標(「Triple M商標」);

 

3.      201893日起,在第293032類食品及非酒精飲品以及第43類食品製作、餐廳及外賣服務註冊以下圖案(「Morley’s紅白商標」)。

 

各被告人以第七上訴人Kunalingam Kunatheeswaran(「KK」)為首,經營與Morley’s競爭的特許經營連鎖炸雞店Metro’sMorley’s指控Metro’s使用了三個侵權標誌:

1.      標誌 1各被告人在其各自餐廳的招牌使用的「Metro’s... It’s The Real Taste」標誌。


2.      標誌2KK及第六被告人在其各自的餐廳櫥窗及餐牌上使用的「MMM」標誌。

 

3.      標誌3KK、第五及第八被告人在餐牌上使用的「TRIPLE M/TRIPLE ‘M’」標誌。

 

原審時,法院根據英國《1994年商標法》第10(1) 10(2)(b) 條裁定Metro’s使用的上述標誌侵犯了Morley’s的商標,亦裁定KK違反了2018年協議。根據2018年協議,雙方就先前的訴訟達成了和解,但禁止Metro’s對其品牌作出修改。被告人基於八項理由提出上訴:

1.      法官錯誤評估「一般消費者」的身分及屬性。

2.      法官對Morley’s紅白標誌與標誌1所作的視覺對比錯誤。

3.      法官對Morley’s紅白商標與標誌1所作的概念對比錯誤。

4.      法官錯誤理解標誌1的使用情境。

5.      KK而言,法官錯誤判斷2018年協議對於造成混淆的可能性的影響。

6.      就其他被告人而言,法官錯誤詮釋2018年協議。

7.      法官錯誤裁定KK的行為違反了2018年協議。

8.      法官錯誤評估標誌2Triple M商標的相似程度,從而錯誤裁定標誌2可能造成混淆。

主要爭論點

「一般消費者」及混淆的可能性(理由14

英國知識產權企業法院(「IPEC」)將「一般消費者」分為兩類:(1) 注意力低至中的低收入家庭/學生;及 (2) 注意力低的深宵狂歡者(包括醉酒者)。被告人認為,法官錯誤地著眼於實際消費者而非相關的概念消費者類別、將消費者細分,而且錯誤地考慮了醉酒者這類難言清醒或謹慎的人士。

雖然上訴法院認同將消費者細分及將醉酒者考慮在內是錯誤的,但認為這些錯誤並不重要,因為這兩類消費者均會基於方便程度及店舖外觀作出選擇,而且注意力程度相若。

被告人承認,從第一類消費者(低至中注意力者)的角度來評估混淆程度是恰當的。法院認為,即使法官只著眼於這類消費者,結果也很可能一樣。法院進一步強調,Metro’s的店面設計(例如紅白色的品牌、從店外可見的類似室內佈局)以及晚上清楚可見的標誌,均增加了造成混淆的可能性。

視覺及概念相似程度(理由238

對於標誌1Metro’s 標誌),上訴法院同意IPEC作出「中等」相似程度的裁斷。兩個商標均採用了明顯的風格化「M」字、紅底白字,以及強調「味道」的標語(Morley’s的「It Tastes Better」(味道更佳)及Metro’s的「It’s The Real Taste」(真正味道))。雖然Morley’sMetro’s的品牌名稱不同,但整體視覺和概念印象的一致程度足以造成混淆。法院不認同「Metro’s」一字蓋過了設計元素,並指出風格化的「M」字及顔色組合主導了消費者的感知。

關於標誌2MMM),上訴法院維持原判,認為在餐牌上使用時(例如「MMM Burger」)可以發音為「Triple M」,從而與Morley’sTriple M標誌在聽覺和概念上一致。這與Morley’s在標語中使用的「MMM」不同,消費者不太可能將它發音為「Triple M」。使用的情境以及需要口頭下單的產品名稱是法院作出這項裁斷的關鍵因素。

違反2018年和解協議(理由5-7

上訴法院維持原判,裁定2018年協議只允許 KK使用經合理修改的指定「Metro ‘s標誌」,但沒有允許作出令其標誌與Morley’s標誌更為相似的修改。因此,對標誌1的修改(例如加上標語、改變顏色和刪除邊框)違反了上述條款。此外,和解協議並無賦予KK將標誌轉授他人使用的權利。上訴法院強調,和解協議明確排除第三方權利,亦沒有任何隱含條款允許特許經營。因此,Metro’s 的特許經營商不能倚賴和解協議為抗辯理由。

要點

雖然法院可能會考慮不同注意力程度的消費者(例如深宵顧客與日間顧客),但對消費者的劃分仍須符合「合理觀察力」標準。「一般消費者」是一個假設的概念,而非現實世界的買家。雖然法院可以考慮實際顧客的行為,但參考基準仍須是虛構、清醒而且純屬概念上的消費者。

此外,法院通常不願意將合約解讀為隱含第三方權利,尤其是涉及特許經營者或次特許人的權利。因此,在訂立任何形式的協議前,應小心評估日後的計劃,並預先設想對方可能如何發展其品牌。

如有查詢,歡迎與我們聯絡:

E: ip@onc.hk                                                                        T: (852) 2810 1212
W:
www.onc.hk                                                                    F: (852) 2804 6311

香港中環康樂廣場8號交易廣場第三期19

注意:以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述,只供參考,不能構成任何個別案的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助,請聯絡我們的律師。

ONC柯伍陳律師事務所發行 © 2025

 

律師團隊

伍兆榮
伍兆榮
資深合夥人
楊先恒
楊先恒
合夥人
伍兆榮
伍兆榮
資深合夥人
楊先恒
楊先恒
合夥人
Back to top