2017年5月，美國最高法院在Impression Products, Inc. v Lexmark International, Inc. 一案中就專利耗盡作出了重要裁決，進一步限制了專利擁有人在專利產品銷售後控制其用途的權利。

甚麼是專利耗盡權？

「專利耗盡」（patent exhaustion）是專利法的一項原則，限制專利持有人在「獲授權銷售」後對個別專利產品的控制範圍。獲授權銷售的專利貨品一經售出，專利持有人對該貨品的用途及銷售的專屬控制權即被視為「已耗盡」，買方可自由使用或轉售該貨品，而毋須向專利持有人承擔任何法律責任。專利耗盡原則已廣為大陸法系國家所採用。

Impression Products, Inc. v Lexmark International, Inc.

背景

Lexmark International, Inc.（「利盟」）是碳粉盒的設計及生產商，其碳粉盒銷售予美國及海外的消費者。利盟擁有多項專利，涵蓋碳粉盒的零部件及其使用方法。利盟在售賣碳粉盒時向消費者提供兩個選擇：(1) 以正價購買碳粉盒，不附帶任何限制；或 (2) 透過利盟回收計劃以折扣價購買碳粉盒。但透過回收計劃購買的顧客必須簽署一份合約，同意 (i) 只使用碳粉盒一次及 (ii) 不得把碳粉盒轉讓予利盟以外的任何人。但是，回收再造公司（例如Impression Products, Inc.（「Impression」））會向美國用戶回收空的利盟碳粉盒，當中部分是透過利盟回收計劃購買的碳粉盒，重新加入碳粉，然後以低於利盟價格的售價轉售。

再造商同樣會把從海外用戶回收的利盟碳粉盒加入碳粉，再進口到美國。利盟因而蒙受損失，控告包括Impression在內的多家再造商侵犯兩類碳粉盒的專利權。

對於第一類碳粉盒，利盟稱，由於利盟明確禁止重用及轉售這些碳粉盒，Impression重新加工及轉售即侵犯了利盟的專利。對於第二類碳粉盒，這些碳粉盒是由Impression從海外回收得來的，利盟表示從未授權任何人進口這些碳粉盒，因此Impression進口這些碳粉盒即侵犯了利盟的專利權。

Impression動議撤銷利盟的申索，理由是利盟在美國及海外銷售其碳粉盒後，其於碳粉盒的專利權已耗盡，因此Impression可重新加工並轉售，亦可將從海外購買的碳粉盒進口。

先前裁決

地區法院法官准許撤銷就國內回收計劃碳粉盒提出的申索，但駁回撤銷其就海外銷售碳粉盒提出的申索。

聯邦巡迴上訴法院法官裁定，利盟在兩類碳粉盒的申索上均獲得勝訴。首先，就利盟在國內透過回收計劃銷售的碳粉盒而言，聯邦巡迴上訴法院裁定專利權擁有人可銷售貨品，同時保留透過專利侵權訴訟強制執行明確列明的對售後使用或轉售的合法限制的權利。鑒於Impression明知利盟的限制，且該等限制沒有違反任何法律，利盟的銷售並沒有耗盡其專利權，因此利盟可控告Impression侵權。至於利盟在海外銷售的碳粉盒，聯邦巡迴上訴法院裁定，當專利權擁有人在海外銷售一件產品時，並沒有耗盡其於該產品的專利權。因此，法官裁定利盟可因Impression進口利盟在海外銷售的碳粉盒而控告Impression侵權。

最高法院裁決

在最高法院，代表多數意見撰寫判詞的首席法官Roberts指出，「專利權擁有人一經決定售賣一件產品，即耗盡其於該物品的所有專利權，不論其聲稱施加了何種限制，亦不論在何處銷售」。最高法院解釋，「假如允許專利權在產品於市場流通時像吸盤一樣牢牢附在產品上，便會違反禁止限制讓與的原則」，因此推翻了聯邦巡迴上訴法院數十年來對專利耗盡原則的詮釋。

首先，最高法院以8比0一致裁定，不論專利權擁有人聲稱（例如透過合約條款）施加了何種限制，耗盡原則均適用。其次，最高法院以7比1大多數裁定耗盡原則適用於海外銷售，專利權擁有人一經決定售賣一件產品，即耗盡其所有權利，不論在何處銷售。利盟案件的裁決顯示最高法院持有另一個看似減損專利權擁有人權利的觀點。

總結

在美國，利盟案件的裁決可能會對日後及在審的專利權案件產生重大影響，專利權擁有人不能再倚賴其專利權來「禁止他人於獲授權銷售後在美國製造、使用、售賣或銷售發明項目、或把發明項目進口到美國」。由於專利擁有人會設法繼續採用利盟案件裁決後不再准許的做法，這可能會觸發知識產權授權及擁有權安排的若干轉變。