簡介

最近在Lifestyle Equities CV and Another v Ahmed & Another [2024] UKSC 17 一案的裁決中，英國最高法院探討了多個重要問題，例如在涉及屬嚴格法律責任的侵權行為時，是否必須證明董事知情以確立其法律責任。英國最高法院裁定，在確立個人責任時，必須證明該人知情或有意圖。這項新的裁決與香港法院現時的處理方式迥然不同，因此令人關注香港法院日後在同類案件中將如何評估董事的參與程度。

背景

Lifestyle Equities CV（「原告人」）控告16名被告人侵犯其註冊商標及假冒，當中包括多間家族企業，以及該等企業的董事Ahmed先生及其妹妹Ahmed女士（「兩名董事」 ）。

原告人指兩名董事須就他們擔任董事的公司所作出的侵權行為承擔法律責任，並控告他們授權或促使公司作出涉案的行為。在初審時，法院裁定兩名董事及Hornby Street Ltd（「該公司」）須就侵權行為承擔共同及各別責任。法院認為無需確定兩名董事是否有侵權的動機或意圖，因為動機或意圖並不構成抗辯理由。兩名董事亦被命令交出他們因公司的侵權行為而獲得的個人利潤。

爭論點

兩名董事向英國最高法院提出上訴，上訴的主要爭論問題如下：

1.      董事或高級行政人員若導致公司作出無須證明知情或過失的民事侵權行為（例如屬嚴格法律責任的侵權），須承擔多少從犯法律責任（accessory liability）？

 

2.      若法院並未就董事是否不合情理或惡意行事作出裁斷，那麼命令董事交出利潤是否恰當？所須交出的利潤是否包括非個人收到的利潤？董事是否須付還其薪酬中因侵權行為而獲得的部分？

 

英國最高法院的裁決

英國最高法院一致裁定兩名董事上訴得直，認為兩名董事無須就該公司侵犯原告人商標的行為承擔從犯法律責任。

1.       確立從犯法律責任時必須證明知情。英國最高法院認為，沒有證據顯示兩名董事於2014年收到投訴之前已知道或理應知道侵權情況。原告人試圖指控兩名董事知道侵權情況，但被駁回。英國最高法院認為，儘管該公司涉及侵權行為，但兩名董事並不知道確立從犯法律責任所需知道的事情。

 

2.       董事是否享有任何豁免？兩名董事認為，遵照公司法在職責範圍內真誠行事的董事應獲豁免遵守一般侵權責任原則；但此觀點被英國最高法院駁回。即使董事已履行職責，但如果他們直接侵犯了他人的權利，仍可能須承擔個人責任。在英國法律下，並沒有僅僅由於董事以董事身份行事而豁免他們承擔侵權責任的一般原則。

 

3.       交出利潤：命令被告人交出利潤主要是為了阻嚇侵權者利用他人的權利不誠實地獲利，從而防止蓄意或偏激的不當行為，這項補救措施旨在杜絕此類侵權行為的經濟動機。然而，單單這一點並不構成就不知情的侵權行為命令交出利潤的充分理由。較穩妥的理據應基於知識財產權的目的，即把來自未經授權商業利用知識產權的利潤歸還予權利擁有人，而不論是否有侵權意圖。這令侵權者的財務狀況回復原狀而不受懲罰，對於不知情的侵權者而言較為合理。英國最高法院裁定，必須證明被告人知道原告人的權利，才可要求被告人就他人的侵權行為承擔從犯法律責任。在本案中，由於英國最高法院裁斷兩名董事不知道原告人的權利，因此從犯法律責任的指控不成立。

 

4.       即使兩名董事被裁定須負責任，亦只須就自己獲取的利潤負責：

 

a.       關於該公司向Ahmed先生提供的貸款，英國最高法院認為該貸款並非來自侵犯原告人商標的利益，因為借貸並不構成利潤，除非是免息貸款或變相股息（disguised dividend），但本案並非如此。原告人認為在該公司解散後該貸款變成利潤，英國最高法院認為這一點無關重要而予以駁回。

 

b.       英國最高法院亦不同意將兩名董事的部分薪金視為利潤，法院裁定合法工作的薪金並非侵權所得利潤。與直接從銷售中獲利的獨資經營者不同，僱員並不從薪金中獲得利潤。英國最高法院指出，所須交出的利潤應與來自侵犯商標的銷售掛鈎，而非與整體業務利潤掛鈎。

香港的情況

香港法院在商標侵權案件中則採取不同的方式處理董事責任問題，著重董事在不當行為中的參與程度，多於要求證明董事知情或有意圖。

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha & Ors v Yakudo Group Holdings Ltd
 & Anor [2004] HKCFI 156

在這宗商標侵權案中，第二被告人是公司的董事，他與公司一起被列為共同侵權人。香港法院採用的測試是：該董事參與有關行為的程度是否達致可被視為共同侵權人？值得注意的是，原告人無須證明董事知道或理應知道有關行為屬侵權性質。相反，法院關注的是第二被告人有意圖並促使了公司作出侵權行為，這表明該董事積極參與引導公司作出不當行為，足以構成責任。

法院認為，第二被告人的行為（例如在沒有正當商業理由的情況下使用原告人的名稱及設計）顯示他有意利用原告人的聲譽。由於該董事與公司及其他關聯實體一致行動，因此其參與程度被視為足以構成共同侵權。

Tai Shing Diary Ltd v Maersk Hong Kong Ltd [2007] 2 HKC 23

同樣地，在Tai Shing Diary案中，法院認為，如果董事在公司治理過程中僅依照公司章程訂明的職責行事，便無須承擔個人責任。然而，若董事參與超出其身份的不當行為，便可能須承擔共同侵權責任。董事的責任取決於他在共同策劃侵權行為中的參與程度，或是否曾透過慫恿或遊說而令公司作出侵權行為。

法院進一步強調，原告人無須證明董事與公司曾明確協定作出侵權行為，只要雙方有默契，便足以確立董事的責任。此外，與Kabushiki Kaisha Yakult Honsha案一樣，法院裁定無須證明董事知道其行為屬侵權性質，亦可確立其法律責任。

要點

香港法院在商標侵權案件中看來採取不同的方式處理董事責任問題，著重董事在不當行為中的參與程度，多於要求證明董事知情或有意圖。

香港法院尚未有機會探討Lifestyle案中訂立的原則，日後在董事責任問題上會否跟隨英國最高法院採納的知情原則，暫時屬未知之數。基於香港目前的案例，香港的董事應注意，即使並非直接知情或有意圖，但仍可能須因其行為及決定而承擔侵犯商標的責任。

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