簡介

一般而言，唯有當商標申請所涵蓋的貨品或服務被視為與相似的在先商標所涵蓋的貨品或服務類似，商標註冊才會以相對理由拒絕該申請（除非類似的在先商標屬知名商標）。那麼，一個與在先商標相似但申請類別不同的商標的情況會如何處理呢？申請類別不同是否必定意味著所涵蓋的貨品或服務不相似，令商標註冊一定不會以相對理由被拒絕呢？

最近的Megahong Pharmaceutical Company (a firm) v 醫藥易有限公司 [2023] CFI 930一案是很好的例子，說明即使在先商標涵蓋不同的類別，但如果所申請的貨品／服務與在先商標涵蓋的貨品／服務屬互補性質，商標註冊仍可能以相對理由被拒絕。

有關的商標申請及在先商標

在本案中，申請人根據第35類的項目就以下服務申請註冊「金佛水」商標（「標的商標」）：

「批發及零售供人使用的藥物；藥物及藥品的銷售代理服務；藥物及醫療用品的零售及批發；中藥、保健食物及靈芝科產品的銷售；中、西成藥、中、西藥品、中、西藥物、化妝品、護膚品、藥用噴劑、醫用薰蒸劑、藥用肥皂產品、食物、保健食物及飲料的零售及批發；為他人提供產品推廣服務，進出口代理，醫療營養食物的進出口代理，西方醫療草本保健食物的進出口代理、批發和零售；宣傳、組織商業宣傳或宣傳展覽，組織技術展覽；以上全部包括在第35類」。

反對人是在先商標「大佛水」（「在先商標」）的擁有人，該商標根據第5類的項目就以下貨品註冊：「用於治療過敏性鼻炎的中草藥；全部包括在第5類」（「在先貨品」）。

商標註冊處處長的決定

反對人根據香港法例第559章《商標條例》第12(3) 條為理由反對標的商標的註冊。就上述反對申請作出裁斷時，聆訊人員（hearing officer）述明比較貨品／服務相似性的一般法律原則，是必須考慮與貨品／服務有關的所有因素，包括它們各自的用途、使用者、物理性質和買賣渠道，以及有關貨品／服務之間的競爭或互補程度。

就商標法而言，互補的貨品和服務必須具密切關連，即其中一項對另一項而言屬不可或缺或重要，以至於消費者可能認為該等貨品或服務是由同一企業負責製造或提供的。

關於標的商標有關藥物及藥品批發、零售和銷售（「被拒服務」）的服務項目，聆訊人員認為，它們雖然在性質和用途上與在先貨品不同，但與在先貨品是互補的。此外，這些服務和貨品通常在同一地點提供／銷售，並針對相同的公眾客群，因此被拒服務與在先貨品是類似的，如果在被拒服務使用標的商標，很可能會導致混淆，故駁回標的商標就被拒服務提出的申請。

聆訊人員允許標的商標在與保健食物和飲料、醫用薰蒸劑、藥用肥皂產品、化妝品及護膚品的銷售（「第1類被反對服務」）相關的項目註冊，因為這些服務與在先貨品沒有互補性，而且與在先貨品的買賣渠道不同，因此它們並非類似貨品及服務。

對於標的商標的其餘服務項目，包括產品推廣、進出口及宣傳服務（「第2類被反對服務」），聆訊人員認為它們與批發和零售服務無關，因此與在先貨品並非互補，也不會在相同地點提供或銷售，故並非類似的貨品及服務。

反對人對就第1及第2類被反對服務的決定提出上訴。上訴的焦點是關於比較貨品及服務的問題。

在先貨品與被反對的銷售服務是否類似？

反對人認為，聆訊人員錯誤地裁斷在先貨品與部分第1類被反對服務並不類似。反對人反對的範圍不包括化妝品及護膚品的銷售，僅包括與保健食物及飲料、醫用薰蒸劑及藥用肥皂產品相關的銷售（「被反對的銷售服務」）。

法院接納反對人的觀點，即聆訊人員錯誤地裁斷被反對的銷售服務通常不會與在先貨品在相同的地點提供或銷售。事實上，情況應該正好相反，因為所有被反對的銷售服務所涉及的貨品都是具藥效或藥用貨品及保健食物和飲料，具有治療、醫治及改善健康的相同目的，而且很多中藥和藥品都是由天然成分製成，一般消費者未必能區分藥用貨品和保健貨品。

法院進一步認為，在先貨品和被反對的銷售服務明顯採用相同的銷售及分銷渠道。由於藥用和保健食物的分別未必那麼明顯，它們可能被放在同一貨架或鄰近的貨架。如果申請人將標的商標用於經營保健食物的批發和零售服務，將會造成混淆。

雖然每宗案件都取決於其案情，但法院認為商標註冊處處長先前在「天行健 HUMANFUEL」商標案中的裁決可供本案借鑑。在該裁決中，申請人就「嬰兒食物；供人和動物服用的膳食補充劑」在第5類申請註冊商標，而反對人就「分銷；醫藥製劑、中藥、保健產品和保健食物的進出口」註冊了在先商標。聆訊人員批准反對，認為上述兩類貨品／服務是互補的，公眾可能會以為在先服務和擬申請商標的貨品是由同一企業提供的。

在先貨品與被反對的代理服務是否類似？

反對人亦認為，聆訊人員錯誤地裁斷在先貨品與部分第2類被反對服務（即為他人提供產品推廣服務以及醫療營養食物和草本保健食物的進出口代理）並不類似。

法院引用歐盟的案例 Muñoz Arraiza v OHIM，接納反對人的這項觀點。該案例裁定任何產品與其營銷活動（包括進出口服務）之間都有密切關連，「天行健 HUMANFUEL」商標案判詞的附帶意見亦適用。法院認為，如果批准註冊，相關公眾很可能會以為，採用標的商標提供保健產品進出口服務的申請人，與銷售在先貨品（某種中草藥）的反對人是同一企業或關連企業。

混淆的可能性

由於在先商標與標的商標相似，而在先貨品、被反對的銷售服務及被反對的代理服務也類似，法院認為公眾可能會以為，被反對的銷售服務及被反對的代理服務與在先貨品來自相同或經濟上有聯繫的企業。

基於上述理由，法院裁定反對人上訴得直，並拒絕標的商標在被反對的銷售服務及被反對的代理服務註冊。

要點

本案顯示，即使擬申請的商標所涵蓋的貨品／服務的類別與在先商標所涵蓋的貨品／服務的類別不同，但如果兩者屬互補性質，該商標申請仍可能基於相對理由被拒絕註冊。

互補貨品／服務的典型例子包括任何產品及其營銷活動，或任何產品及其批發或零售服務。但每宗案件都取決於其案情，遇有疑問，最好徵詢知識產權律師的意見。

如有查詢，歡迎與我們聯絡：

E: ip@onc.hk                                                                        T: (852) 2810 1212 W: www.onc.hk                                                                    F: (852) 2804 6311 香港中環康樂廣場8號交易廣場第三期19樓

注意：以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識及法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述，只供參考，不能構成任何個別個案的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助，請聯絡我們的律師。

ONC柯伍陳律師事務所發行 © 2023