在多個司法管轄區申請商標保護(一):馬德里體系
背景
香港及大部分其他司法管轄區的商標註冊體系都只對商標提供地域性的保護。例如,在香港註冊的商標(非馳名商標)不會在台灣獲得與在台灣的註冊商標同等的保護。為了確保商標權獲得充分保護,商標擁有人最好在其業務利益涉及或可能涉及的每個司法管轄區申請註冊。馬德里體系就是專為方便此類多司法管轄區的商標註冊而設的。
馬德里體系
根據馬德里體系,合資格的商標申請人可透過其已提交本地商標申請[1] 或已獲得商標註冊的原屬地商標註冊局(「原屬局」)提交國際申請。在國際申請中,申請人須要指明有意在哪些司法管轄區申請商標註冊;如該等司法管轄區接受國際申請,該商標便會在該司法管轄區獲得註冊和保護,猶如是在該司法管轄區註冊的商標一樣。
申請手續
向原屬局提交申請並通過其查證
馬德里體系要求申請人必須使用指定表格向原屬局提交國際申請,並指明尋求在哪些司法管轄區獲得商標保護。原屬局將會查核資料,證明國際申請中的資料與在原屬地申請或註冊之時的資料一致。然後,原屬局將會把國際申請轉交世界知識產權組織(World Intellectual Property Organisation)的國際局(International Bureau)(「國際局」)進行形式審查。
國際局的形式審查
國際局會審查國際申請是否符合《馬德里協定》及/或《馬德里議定書》及其他適用條文的規定,如發現國際申請有不合規定之處,將會通知申請人和原屬局,並給予三個月時間糾正。
註冊、公布和通知
若國際局認為國際申請符合所有規定,便會把該商標登記在國際註冊簿,並就有關國際註冊通知指定司法管轄區的商標註冊局,並在《世界知識產權組織國際商標公告》公布該國際註冊。
指定司法管轄區的實質審查
國際局會向指定司法管轄區的商標註冊局發出國際申請的通知。商標註冊局將會按照當地的法律和程序進行實質審查。商標註冊局有權拒絕給予商標保護,猶如拒絕直接向該局提交的商標申請一樣。
駁回或給予保護的通知
指定司法管轄區如駁回商標申請,應於有關商標註冊局收到指定通知之日後12個月內,向國際局發出駁回通知。國際局如在訂明限期內沒有收到任何駁回通知,或者發出的駁回通知隨後被撤銷,該商標在指定司法管轄區將獲得保護,猶如已在該司法管轄區註冊一樣。
與逐一提交商標申請的比較
馬德里體系的優點很明顯:申請人只須以一種語文向原屬局提交一份申請並繳納費用,便可在一個或以上司法管轄區申請商標註冊。如果商標擁有人的業務遍布多個司法管轄區,由於只需提交一份國際申請,因此可在申請註冊階段、其後續期或記錄變更方面節省費用,而且方便管理其商標組合。其後還可向原先沒有指定的其他司法管轄區提出申請,把國際註冊地域擴展至更多地方。
不過,馬德里的主要弱點在於所謂的「中心打擊」。從國際註冊之日起5年內,如果原屬地的申請或註冊被駁回、撤回或註銷,國際註冊亦會隨之被駁回、撤回或註銷。雖然商標擁有人可把被拒絕、撤回或註銷的國際註冊轉為向各指定司法管轄區逐一申請的註冊,以作補救,但這樣做比初始時就逐一申請要花更多的時間和費用。
另一個弱點在於原屬局。申請人如要在一個司法管轄區提出國際申請,他必須在該司法管轄區內有一個真實有效的工商營業場所或居籍,或屬於該司法管轄區的國民。雖然大部分先進的經濟體(包括中國)都是《馬德里協定》及/或《馬德里議定書》的締約方,但香港並不是締約方。在香港成立的機構須要透過一家中國或外國聯營公司申請當地和國際註冊,然後再把根據馬德里體系註冊的商標轉讓予該香港機構並予以記錄。這可能會為該類機構帶來困難或產生其他費用,因此馬德里體系對他們而言可能並非一個理想的途徑。
雖然香港知識產權署曾進行關於建議將《馬德里議定書》適用於香港的公眾諮詢(於2015年2月完結),但收到的意見不一。因此,香港是否和何時會成為《馬德里議定書》的締約方,還是未知之數。
總結
根據馬德里體系提出國際申請是否比逐一地區申請能夠節省費用更有效率?這取決於多個因素。但由於有「中心打擊」的風險,審慎的做法是,商標擁有人在考慮根馬德里體系申請國際註冊之前,先徵詢當地商標代理人的意見,了解原屬地申請或註冊被駁回、撤回或註銷的風險。
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[1] 此情況只適用於指定《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(《馬德里議定書》)的締約方、或同時為《商標國際註冊馬德里協定》(《馬德里協定》)和《馬德里議定書》的締約方的國際申請。