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股东或董事是否须就其有限公司的侵犯商标行为负责?

2022-01-28

股東或董事是否須就其有限公司的侵犯商標行為負責?

背景

Louis Vuitton Malletier v Cuvee XLV French Wine Ltd [2019] HKCFI 1963一案中,法国著名品牌「LOUIS VUITTON」的持有人Louis Vuitton Malletier(「第一原告人」)及其母公司LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton,控告香港一间红酒分销商沙路威法国红酒有限公司(Cuvee XLV French Wine Ltd,「第一被告人」)及其唯一董事兼大股东黄守迎先生(「第二被告人」)侵犯商标及假冒。

两名被告人使用「XAVIER-LOUIS VUITTON」标志(「XLV标志」)营销、销售及分销带有XLV标志的红酒(「涉案红酒」),并声称Xavier-Louis Pierre Vuitton先生(「Xavier Vuitton先生」)是涉案红酒的生产者及营销者。Xavier Vuitton先生是Vuitton家族第五代的长子,他的真名「XAVIER-LOUIS VUITTON」及其缩写「XLV」被用作表示涉案红酒他自己的产品。

原讼法庭(「法院」)考虑及探讨了原告人控告第二被告人的两项诉讼因由:(1) 侵犯第一原告人在《巴黎公约》及香港法例第559章《商标条例》第18(4) 条所指的驰名商标;及 (2) 假冒。两名被告人因共同策划或(交替地)第二被告人诱使或促使第一被告人作出侵权行为而被共同及各别地控告。


侵犯商标

驰名商标

《商标条例》第18(4) 条为公认的驰名商标提供保障,即使原告人注册的货品及服务类别与被告人使用相同或类似商标的货品或服务类别不同,仍可受到保障。

法院认为,关于「LOUIS VUITTON」在香港是驰名奢侈品品牌这一点,并无重大争议。原告人的商标与XLV标志两者在读音和视觉上也有实质重迭。由于原告人的标志本身辨识度高,使用XLV标志可能令公众联想到「LOUIS VUITTON」这个较早存在的驰名标志。原告人品牌的尊贵形象可能提升产品在一般客户心目中的质素及形象,因此被告人使用XLV标志构成不公平利用。最后,Xavier Vuitton先生只是挑选他人拥有的葡萄园和酒桶的中间人,不是酿酒商,因此没有规定或其他合法理由必须在涉案红酒印上他的名字,尤其是「XAVIER-LOUIS VUITTON」而非其全名「Xavier-Louis Pierre Vuitton」这个令人疑惑的选择。基于上述理由,法院裁定被告人侵犯了原告人的商标,违反《商标条例》第18(4) 条。


假冒

法院考虑了假冒的三项元素,即:(1) 原告人的商誉;(2) 被告人的失实陈述,及 (3) 损害赔偿的可能性,并裁定原告人胜诉。尽管原告人的品牌是时装、皮具及首饰领域的驰名品牌,未必同样在经营葡萄酒业务,但法院澄清,法律并无规定原告人和被告人必须在相同领域经营业务才构成假冒;真正的关键是有没有混淆或欺骗的风险。


第二被告人的责任

第二被告人是第一被告人的唯一董事兼大股东,考虑到他的角色,法院裁定他须作为共同侵权者承担责任。根据原告人主张共同侵权的两项交替理由(即「共同目的」及「诱使和促使」),法院裁定第二被告人须同时基于两项理由承担责任。

法院引用英格兰案例Fish & Fish v Sea Shepherd UK [2015] AC 1229指出,必须分别符合以下两项要求,才能确立第二被告人须就共同目的承担责任:(1) 第二被告人以推进第一被告人的侵权行为的方式行事;及 (2) 第二被告人是根据共同策划,方作出或确保作出构成侵权行为的举动。

第二被告人除了是第一被告人的唯一董事及大股东外,还自称为第一被告人的「总裁」,并在公众活动中亲自推广涉案红酒。因此,法院认为他是第一被告人的「主脑」及「代表人物」。此外,第二被告人于2006年至2008年间以个人身份担当涉案红酒的分销商,并与其他下游分销商订立了分销协议,在香港及澳门分销涉案红酒。法院认为他须就上述期间的侵权和假冒行为承担个人责任。

最后,第二被告人亲自向香港商标注册处提出「XAVIER LOUIS VUITTON」的商标申请,尽管他在审讯前已放弃该申请,但假如注册申请成功,第一被告人也只可在第二被告人同意或许可的情况下,方可在香港合法使用该商标。同样地,法院将他视为涉案红酒的销售业务的主脑。

第二被告人声称其另一同为第一被告人的股东的伙伴(并未列名),在第一被告人公司拥有「很大的话语权」并投入了大量资金,然而法院裁定该人无须承担责任。首先,除第二被告人外,并无证据显示任何第三方曾担当任何角色,而且从第二被告人积极参与涉案红酒的营销,以及利用其个人业务关系为涉案红酒寻找下游分销商等行为,可见他在业务各方面的核心角色。

考虑到第二被告人在第一被告人中担当核心角色,法院裁定第二被告人须承担共同侵权责任,理由是:(1) 他根据共同策划参与第一被告人的侵权行为,及 (2) 他促使第一被告人作出侵权行为。法院裁定,两名被告人均须就原告人提出的两项申索(即侵犯商标及假冒)承担责任。法院按原告人的申请发出禁制令并宣告其商标为驰名商标。


要点

从本案的裁决可见,股东或董事不会由于有限公司具有独立法律地位而无须就公司的侵权行为 负责。在有限公司持有大量股权或担任核心角色的人员,同样可能被视为共同侵权者而须承担责任,特别是往往以本名经营业务的家族生意。

股东及董事应谨慎行事,并主动采取措施防止其有限公司作出侵权行为。采取预防措施亦可限制这类人员的责任。如对于使用商标的合法性存疑,最好征询法律意见。

 

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伍兆荣
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杨先恒
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