简介

在Mary Kay Inc & Ors v 浙江天猫网络有限公司 (Zhejiang Tmall Network Co Ltd) & Ors [2021] HKCFI 1403一案中，被告人向原告人采购正牌货品，并将该等货品出售予第三方。然而，被告人在出售货品前移除了包装上的生产编号。香港原讼法庭裁定，被告人并无侵犯商标。本文将解释了上述裁决的原因，并探讨与本案有关的知识产权问题。

案情

原告人从事护肤及化妆品的市场推广业务。第一至第三被告人经营包括「淘宝」及「天猫中国」在内的电子商贸平台，供商户经营网上商店及进行买卖。第四至第五被告人在第一至第三被告人的电子商贸平台经营网上商店，并出售源自原告人的正牌货品。原告人基于其律师于香港发出的四张陷阱订单而控告被告人侵犯商标及假冒。

侵犯商标

第一个问题是：被告人有否作出任何侵犯商标的行为？首先，任何人士如作出香港法例第559章《商标条例》第18条订明的行为，即属侵犯注册商标。

《商标条例》第20条就侵犯商标提供一项通称为「用尽权利」的抗辩理由，其原文如下：

20. 用尽注册商标所赋予的权利

(1)尽管有第18条（注册商标的侵犯）的规定，如就某些已在世界上任何地方推出市场的货品而使用某注册商标，而该等货品是由拥有人或经其同意（不论是明示或隐含的同意，亦不论是附有条件或不附条件的同意）而在该商标下推出市场的，则该项使用并不侵犯该注册商标。

(2)如货品在推出市场后其状况已有所改变或已受损，且就该等货品而使用有关注册商标会对该注册商标的显著特性或声誉造成损害，则第 (1) 款不适用。

就第20(1) 条而言，由于涉案产品是源自原告人的正牌货品，它们是由原告人或经其同意推出市场的。

就第20(2) 条而言，并非货品的所有实体状况改变均构成商标持有人以行使其商标为由，阻止其货品被进一步买卖的合法理由。只有在包装内的产品状况受到不利影响的情况下，商标持有人才能行使其商标权利。有关损害必须达到实质程度，上述限制才会适用。

在本案中，法院裁定有关产品的状况并无改变。包装上的生产编号被移除，并不会影响包装内的产品的状况。此外，没有证据显示就该等产品使用商标会损害该商标的显著特性或声誉。因此，法院认为第20(2) 条的例外情况并不适用，被告人可倚赖第20(1) 条项下的「用尽权利」抗辩理由，而原告人的商标侵权申索必然失败。

假冒

第二个问题是：第四至第五被告人有没有作出任何假冒行为？原告人认为，被告人设立电子商贸平台旨在误导香港的公众，而第四至第五被告人出售涉案产品是获原告人授权及／或与原告人有关的。

任何交易者若假扮为另一交易者的代理人，并模仿该另一交易者的商标或商用名称，从而失实地陈述有关货品为另一交易者的货品，即属假冒。要成功就假冒索偿，原告人必须证明：(i) 他就其货品享有商誉／声誉；(ii) 被告人作出了失实陈述，导致公众相信有关货品为原告人的货品；及 (iii) 原告人因被告人的失实陈述而蒙受损失。

法院裁定本案不涉欺骗，因为有关货品是源自原告人的正牌货品。此外，在电子商贸平台销售一家公司的产品，并不表示该销售是获该公司授权或与其有关。更重要的是，第四至第五被告人的电子商贸平台以内地公众为目标，并无证据显示香港的公众会被欺骗。

商标权利属地域性质

像「淘宝」和「天猫中国」等电子商贸平台是可以在全球各地浏览的网上市场，让人购买来自各种来源的货品。鉴于商标权利受地域限制，仅限于获授予或使用商标的国家，商标注册不能为拥有人提供全球商标保障，因此根本的问题是：香港的一般顾客是否会认为自己是有关网站的目标客户？

法院指出，所有重大情况均应考虑在内，包括：(i) 货品性质；(ii) 网站外观；(iii) 一般顾客是否能从网站购买货品；(iv) 广告商是否曾透过网站出售货品到香港；及 (v) 广告商的意图。在本案中，在电子商贸平台刊登的广告均采用简体中文及以人民币定价，这些广告无疑并非以香港公众为目标客户。尽管原告人表示本案是打击假货的诉讼，针对透过电子商贸平台销售货品到香港的网上商家，但香港法律（尤其是商标侵权法）并不承认这个诉讼因由。

总结

本案再次提醒电子商贸平台的运营商，必须注意香港知识产权的地域性质及限制。此外，本案的裁决亦澄清了以「用尽权利」为抗辩理由在香港的应用情况。