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海外判决及裁断能在多大程度上在本地法院支持受争议的商标申请?

2022-09-30

简介

大部分司法管辖区的商标注册制度仅在指定地域提供保障,因此商标拥有人通常会在多个司法管辖区申请注册其商标,以在全球扩大其独家使用商标之权利。然而,能够在一个司法管辖区成功注册商标未必等于能在另一个司法管辖区成功注册。如果商标申请在香港遭到反对,香港法院会否考虑外国法院及机构的裁断以支持申请?香港原讼法庭(「法院」)最近在乐氏同仁药业科技集团有限公司 v 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 [2022] HKCFI 2512一案作出的裁决就此提供了重要的指引。

背景

申请人在香港申请注册两个包含「乐氏同仁」字眼及/或标志(「主体标记」)的商标(「该等申请」)。著名的「同仁堂」及「北京同仁堂」商标的拥有人(「反对人」)反对该等申请,理由包括该等申请是不真诚地提出的,违反《商标条例》第11(5)(b) 条。

法院首先考虑了申请人及反对人的历史。同仁堂这个商业名称最初由乐氏家族用于在中国销售中药,历史可追溯至1669年清朝年间。由于历史原因,乐氏家族第十三代传人于1949年迁移至台湾,以家传中药配方重新发展业务。虽然部分家族成员仍留在内地经营同仁堂,但在文化大革命之后,内地业务被国企接管,此后乐氏家族失去其内地业务的所有有形及无形资产。

申请人是由乐氏家族第十四代传人乐觉心先生(「乐先生」)成立,以尝试重夺内地市场。乐先生以「乐氏同仁」的商业名称继续经营其家族业务,并成功在内地及台湾注册其商标。

反对理据

反对人认为(其中包括):(1) 申请人不真诚地提出该等申请,因为反对人在内地广为公众所知并拥有超过2,000间店铺,申请人在提交商标申请时必定知悉反对人及其业务。(2) 中文名称「同仁」并非制药行业的必要名称,申请人没有理由采纳该名称作为主体标记的一部分;及 (3) 主体标记中的「Royal Herbalist since 1669」(御药,始于1669年)的字眼亦揭示该等申请旨在误导公众,令人以为主体标记与反对人有关。

 

 

聆讯人员的裁决

知识产权署的聆讯人员(「聆讯人员」)同意在申请当日,反对人的标记具有一定的声誉及商誉,并质疑乐氏家族是否确实与申请人有关连及授权后者使用「乐氏同仁」的商业名称。她质疑申请人的业务在台湾以外是否享有任何声誉,并认为乐先生就非关中药的商品申请注册主体标记时,大可使用其他名称而不使用「同仁」一词。总括而言,聆讯人员认为申请人故意申请包含「同仁」一词的商标,藉以利用反对人的声誉及故意令消费者混淆。

申请人不服裁决,向高等法院提出上诉。

裁决

关于不真诚申请的原则

双方对于Owndays Co Ltd V Professional Optometrist Ltd & Ors [2019] HKCFI 3147一案订下关于不真诚申请的法律原则并无争议。主要原则如下:

1.       评估一项商标注册申请是否不真诚的有关日期为申请日期;

 

2.       不真诚不仅包括不诚实,亦包括「在被审核的特定范畴中富经验而合理的人所观察到不符合可接受的商业行为标准的若干交易」;

 

3.       除非有相反的证明,否则有关人士应被推定为真诚行事。举证标准是相对可能性的衡量,但由于指控的严重性,反对人必须提供令人信服的证据。审裁处须在考虑与特定范畴有关的所有因素后作出整体评估;及

 

4.       「欠缺诚实信念」与「不真诚」是两个不同的概念。测试的重点在于一方是否不真诚地行事,而非该人是否基于诚实信念行事。

外国法院及机构的裁断

法院认为,聆讯人员的裁决与北京知识产权法院(「北京法院」)的裁决相反。北京法院于2017年驳回反对人的反对,并批准申请人注册两个包含「乐氏同仁」及「御药」字眼的商标。北京法院接纳申请人有权使用源自乐氏家族的「乐氏同仁」商标的权利,而且乐先生是申请人的创办人兼营运者。虽然北京法院未有详细说明申请人如何获得该权利,但仍裁断乐氏家族与申请人的业务之间存在关连。

 

外国法院及机构的裁断的相关性

法院承认,外国法院及机构的裁断通常与香港的商标申请无关,尤其是关于评估不同标记的相似性及造成混淆的可能性的裁断,因为不同地方的文化各有不同,一个商标对不同地方的一般消费者引起的行为和造成的印象可能有所不同,不同司法管辖区的法院及机关就该等事宜作出不同结论的情况并不罕见。

尽管如此,外国法院及机关就事实问题作出的裁断却可能是相关的。在本案中,法院认为北京法院的裁断提供证据基础,支持申请人所指其因为与台湾的「乐氏」家族有关连,所以认为其有合法权利使用「乐氏同仁」的名称。北京法院亦接纳乐先生是申请人的创办人及参与申请人的营运,这一点亦获得申请人的法人宣誓确认。聆讯人员不应依赖有关疑问以得出不真诚申请的裁断。因此,法院难以作出申请人不真诚地申请注册主体标记的裁断,尤其是在证明属相反情况之前,该等商标申请应被推定为是真诚地作出的。

基于上述原因,法院驳回聆讯人员作出主体商标申请不真诚的裁断。

要点

由于每个司法管辖区的文化各有不同,各地法院及机关在考虑同一商标的申请时可能会作出不同的决定。外国法院及机关就商标的相似性及造成混淆的可能性的裁断虽然未必能支持在香港的商标申请,但事实方面的裁断仍可能获承认及考虑。如有疑问,商标拥有人应征询法律意见,以保护其知识产权。

 

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伍兆荣
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资深合伙人
杨先恒
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