简介

2016年8月16日，英国高等法院就Karen Denise Millen v Karen Millen Fashions Limited & Anor [2016] EWHC 2104 (Ch) 一案颁下裁决，裁定申索人在出售以自己姓名命名的时装业务予被告人的前任人之后，不得再使用由其姓名衍生的商标。此案触及多个与知识产权转让有关的合约解释问题。

案情概要

申索人Karen Millen原是以其姓名命名的时装业务（「该业务」）的拥有人。于2004年，她根据一份股份买卖协议（「该协议」）把持有该业务的多家公司售予一个财团。该协议含有多项限制申索人将来行为的条款。其后，该业务的控股公司进行重组，该业务现由第一被告人持有。

2011年，申索人有意重返时装界，打算以「KAREN」商标经营业务。申索人与被告人达成和解，协定申索人不得在英国及欧盟地区使用「KAREN」及「KAREN MILLEN」为商标。然而，和解协议并没有处理其他司法管辖区的情况。在美国及中国，双方就该等商标提出了对立申请、注销及反对程序。

申索人展开本案诉讼，请求法院宣布（其中包括）：她在美国使用「KAREN MILLEN」作为家居用品的商标、使用「KAREN」（不含「MILLEN」）作为任何货品及服务的商标，以及申请注册该等商标，均没有违反该协议。被告人就申索人违反该协议提出反申索，请求法院根据该协议对申索人发出禁制令。

商誉随时间改变

在该协议签订时，该业务的地理范围较窄，产品种类亦较少。尤其在美国及中国，2004年时出售的产品种类及商店数量更加少。申索人认为，当初较窄的业务范围是该协议签订之日该业务状况的一部分，在解释限制她的行为的条款时，应以此为基准。

法院不同意申索人的看法，认为尽管该协议所转让的知识产权只是于该协议日期存在的知识产权，但有些权利可能随时间发展，商誉就是其中之一。商誉应基于提出申索之日的情况进行评估，而不是基于该协议签订之日的情况评估。在美国及中国，随着「KAREN MILLEN」商标下的业务的商誉已扩展至更多种类的产品，申索人拟经营的业务会否违反该协议的限制条款，应按照已扩展的业务范围进行评估。

「进一步保证」条款及对立商标申请

由律师拟备的商业合约，通常载有一项「进一步保证」条款。一般而言，该条款规定如发生需要其中一方或双方采取进一步行动，否则所签订的合约（或其任何条款）将不具其所述的效力或完全无效的情况（通常是无法预见的），双方须采取进一步行动以使合约保持十足效力。在本案中，进一步保证条款的条文如下：

「在现时或将来的任何时间，各方须不时在任何其他订约方合理要求的情况下，作出或促使作出所有为使本协议具有全面效力而可能合理必要的行动，及／或签立或促使签立所有此等文件。」

法院认为，该协议的目的是允许买方控制该业务及其重要资产，包括「KAREN MILLEN」的名称、商标及商誉。尤其值得注意的是，法院认为由于「KAREN MILLEN」是申索人自己的姓名，于该协议签立之日完全可能及可以预计，「KAREN MILLEN」名称及商标的交易必须经申索人同意才能进行。

法院裁定，被告人提出「KAREN MILLEN」商标的申请及注册，是实施该协议的重要、自然及可预见的方式，如申索人不同意，从而阻碍该等申请及注册，则违反了该协议。因此，申索人针对被告人在美国及中国的商标申请及注册提出对立注册以及反对及注销的程序，是违反该协议的。

基于上述原因，法院裁定被告人胜诉，申索人必须同意被告人提出的「KAREN MILLEN」商标申请及注册。申索人未能获法院宣布其请求宣布事项，假如她坚持拟经营的业务，将会有进一步违反该协议的风险。

启示

本案确认了商誉是可以随时间发展的，亦可扩展至其他货品及服务。业务拥有人在出售业务后，必须遵守协议目的，不容自驳，应把随业务转让的知识产权归于买方。

另一方面，任何人如打算出售带有商标的业务，则应注意，如以卖断方式出售业务及商标，则意味着卖方日后不能在竞争业务中使用该商标。卖方应小心磋商在未来业务中使用被转让商标的限制范围，亦可考虑把该等限制局限于若干地域、期限、涉及货品及服务及使用模式。此外，卖方可提出适当条款，以限制转让商誉的范围及其于「进一步保证」条款下的责任。

归根到底，拟备合约须谨慎周详的考虑，才可保障双方利益及减低日后发生争议的风险。如阁下有意购买或出售带有知识产权的业务，最好尽早征询法律意见，以便更有系统地拟备协议条款，获得交易的最大利益。