简介

中国内地采用「申请在先」的商标注册制度，最早将商标注册者（而非正当或有意使用商标者）将获授予商标权，因此外国企业在内地往往很容易被抢注商标。在最近一宗案件中，本所成功协助客户从内地抢注者手上夺回商标。

背景

本所客户M Inc. 是一间加拿大公司（「该公司」），主要在内地透过其内地贸易公司生产腰包、手提袋及旅行套装等，但其产品并不在内地销售。其贸易公司在内地聘用了一家代工生产商（「该厂商」），为该公司生产上述产品。

2017年5月，该公司发现该厂商未经该公司同意，在内地以自己的名义就第9、18及21类货品提交三项将该公司商标注册的申请。因此，该公司就该三项申请分别提出反对。

该厂商最初假装及声称同意将商标转让给该公司，并已为此准备转让文件。然而，该公司其后发现该厂商已于2017年3月提交三份转让备案申请，将争议商标转让给另一名无关的人士。

该公司向中国商标局（「商标局」）就该厂商的商标申请提出三项反对，理由是该公司才是争议商标的真正拥有人，并在争议商标的申请日期前已委托内地贸易公司及工厂制造带有争议商标的产品，而且争议商标是被恶意抢注的。

然而，商标局不接纳该公司提出的反对，因为该公司未能提出该厂商与贸易公司之间订立的任何协议来证明其说法。因此，争议商标获准注册。

上诉及知识产权局的决定

其后，本所就争议商标提出无效宣告诉讼，并请求就此进行口头聆讯，以及就商标局的决定向中国国家知识产权局（「知识产权局」）上诉。除了指出客户对争议商标拥有在先权利，本所亦审阅了客户及贸易公司向抢注者发出的所有文件和电邮，从中发现了重要的线索，找到在先使用争议商标的证据及与厂商恶意抢注的证据之间的关连。本所提交的证据包括该公司与该厂商之间的连串电邮（经公证），当中载有被抢注商标的申请日期前的订单、产品样办照片、产品说明等。

最后，知识产权局接受本所的论点及证明文件，裁定该公司能够确立其提出的理由，并宣布涉案商标的注册无效。知识产权局在其书面裁决中指出：

「……在案证据已充分质证，案情较为明确，该公司与该厂商一直存在业务往来关系，该公司在其商品上使用争议商标，目的在于促使公众认牌购物，该厂商作为该公司在内地的贴牌加工商，明知争议商标存在，却未经该公司授权而向第三方销售带有争议商标的商品并在类似商品上申请注册，其行为难谓正当，违反了诚实信用原则 ……」

       结果，争议商标在三个涉案类别的注册均被宣告无效，从而为该公司在内地注册争议商标消除了障碍。

如何防止及夺回商标

外国企业如委托内地代工生产商生产商品，很容易会被代工生产商或其相关公司抢注商标。要夺回这些商标并不容易，因此最好采取以下措施，以避免这种风险：

1.       一开始便应尽快提交商标注册申请。

2.       审视商标组合，以确定是否已充分涵盖在内地或其他地方的现有业务活动及／或产品。

3.       在建立业务关系前，与内地代工生产商及其相关公司（如有）订立授权协议。

由于内地采用「申请在先」商标注册制度，上述措施对于在内地经营业务及提供产品或服务的外国企业而言至关重要。此外，实施这些预防措施的成本，将远低于在上述情况下为夺回商标而提出法律诉讼的成本。因此，在内地营商的外国企业应考虑按照上述建议，加强保护其业务计划中的知识产权，作为其整体风险管理策略的一部分。