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专利耗尽权适用于运往美国的专利产品吗?

2017-06-01

20175月,美国最高法院在Impression Products, Inc. v Lexmark International, Inc. 一案中就专利耗尽作出了重要裁决,进一步限制了专利拥有人在专利产品销售后控制其用途的权利。


甚么是专利耗尽权?

「专利耗尽」(patent exhaustion)是专利法的一项原则,限制专利持有人在「获授权销售」后对个别专利产品的控制范围。获授权销售的专利货品一经售出,专利持有人对该货品的用途及销售的专属控制权即被视为「已耗尽」,买方可自由使用或转售该货品,而毋须向专利持有人承担任何法律责任。专利耗尽原则已广为大陆法系国家所采用。


Impression Products, Inc. v Lexmark International, Inc.

背景

Lexmark International, Inc.(「利盟」)是碳粉盒的设计及生产商,其碳粉盒销售予美国及海外的消费者。利盟拥有多项专利,涵盖碳粉盒的零部件及其使用方法。利盟在售卖碳粉盒时向消费者提供两个选择:(1) 以正价购买碳粉盒,不附带任何限制;或 (2) 透过利盟回收计划以折扣价购买碳粉盒。但透过回收计划购买的顾客必须签署一份合约,同意 (i) 只使用碳粉盒一次及 (ii) 不得把碳粉盒转让予利盟以外的任何人。但是,回收再造公司(例如Impression Products, Inc.(「Impression」))会向美国用户回收空的利盟碳粉盒,当中部分是透过利盟回收计划购买的碳粉盒,重新加入碳粉,然后以低于利盟价格的售价转售。

再造商同样会把从海外用户回收的利盟碳粉盒加入碳粉,再进口到美国。利盟因而蒙受损失,控告包括Impression在内的多家再造商侵犯两类碳粉盒的专利权。

对于第一类碳粉盒,利盟称,由于利盟明确禁止重用及转售这些碳粉盒,Impression重新加工及转售即侵犯了利盟的专利。对于第二类碳粉盒,这些碳粉盒是由Impression从海外回收得来的,利盟表示从未授权任何人进口这些碳粉盒,因此Impression进口这些碳粉盒即侵犯了利盟的专利权。

Impression动议撤销利盟的申索,理由是利盟在美国及海外销售其碳粉盒后,其于碳粉盒的专利权已耗尽,因此Impression可重新加工并转售,亦可将从海外购买的碳粉盒进口。

先前裁决

地区法院法官准许撤销就国内回收计划碳粉盒提出的申索,但驳回撤销其就海外销售碳粉盒提出的申索。

联邦巡回上诉法院法官裁定,利盟在两类碳粉盒的申索上均获得胜诉。首先,就利盟在国内透过回收计划销售的碳粉盒而言,联邦巡回上诉法院裁定专利权拥有人可销售货品,同时保留透过专利侵权诉讼强制执行明确列明的对售后使用或转售的合法限制的权利。鉴于Impression明知利盟的限制,且该等限制没有违反任何法律,利盟的销售并没有耗尽其专利权,因此利盟可控告Impression侵权。至于利盟在海外销售的碳粉盒,联邦巡回上诉法院裁定,当专利权拥有人在海外销售一件产品时,并没有耗尽其于该产品的专利权。因此,法官裁定利盟可因Impression进口利盟在海外销售的碳粉盒而控告Impression侵权。

最高法院裁决

在最高法院,代表多数意见撰写判词的首席法官Roberts指出,「专利权拥有人一经决定售卖一件产品,即耗尽其于该物品的所有专利权,不论其声称施加了何种限制,亦不论在何处销售」。最高法院解释,「假如允许专利权在产品于市场流通时像吸盘一样牢牢附在产品上,便会违反禁止限制让与的原则」,因此推翻了联邦巡回上诉法院数十年来对专利耗尽原则的诠释。

首先,最高法院以80一致裁定,不论专利权拥有人声称(例如透过合约条款)施加了何种限制,耗尽原则均适用。其次,最高法院以71大多数裁定耗尽原则适用于海外销售,专利权拥有人一经决定售卖一件产品,即耗尽其所有权利,不论在何处销售。利盟案件的裁决显示最高法院持有另一个看似减损专利权拥有人权利的观点。


总结

在美国,利盟案件的裁决可能会对日后及在审的专利权案件产生重大影响,专利权拥有人不能再倚赖其专利权来「禁止他人于获授权销售后在美国制造、使用、售卖或销售发明项目、或把发明项目进口到美国」。由于专利拥有人会设法继续采用利盟案件裁决后不再准许的做法,这可能会触发知识产权授权及拥有权安排的若干转变。



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注意:以上内容涉及十分专门和复杂的法律知识或法律程序。本篇文章仅是对有关题目的一般概述,只供参考,不能作为任何个别案件的法律意见。如需进一步的法律咨询或协助,请联络我们的律师。

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伍兆荣
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资深合伙人
杨先恒
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