简介

最近在Lifestyle Equities CV and Another v Ahmed & Another [2024] UKSC 17 一案的裁决中，英国最高法院探讨了多个重要问题，例如在涉及属严格法律责任的侵权行为时，是否必须证明董事知情以确立其法律责任。英国最高法院裁定，在确立个人责任时，必须证明该人知情或有意图。这项新的裁决与香港法院现时的处理方式迥然不同，因此令人关注香港法院日后在同类案件中将如何评估董事的参与程度。

背景

Lifestyle Equities CV（「原告人」）控告16名被告人侵犯其注册商标及假冒，当中包括多间家族企业，以及该等企业的董事Ahmed先生及其妹妹Ahmed女士（「两名董事」 ）。

原告人指两名董事须就他们担任董事的公司所作出的侵权行为承担法律责任，并控告他们授权或促使公司作出涉案的行为。在初审时，法院裁定两名董事及Hornby Street Ltd（「该公司」）须就侵权行为承担共同及各别责任。法院认为无需确定两名董事是否有侵权的动机或意图，因为动机或意图并不构成抗辩理由。两名董事亦被命令交出他们因公司的侵权行为而获得的个人利润。

争论点

两名董事向英国最高法院提出上诉，上诉的主要争论问题如下：

1.      董事或高级行政人员若导致公司作出无须证明知情或过失的民事侵权行为（例如属严格法律责任的侵权），须承担多少从犯法律责任（accessory liability）？

 

2.      若法院并未就董事是否不合情理或恶意行事作出裁断，那么命令董事交出利润是否恰当？所须交出的利润是否包括非个人收到的利润？董事是否须付还其薪酬中因侵权行为而获得的部分？

 

英国最高法院的裁决

英国最高法院一致裁定两名董事上诉得直，认为两名董事无须就该公司侵犯原告人商标的行为承担从犯法律责任。

1.       确立从犯法律责任时必须证明知情。英国最高法院认为，没有证据显示两名董事于2014年收到投诉之前已知道或理应知道侵权情况。原告人试图指控两名董事知道侵权情况，但被驳回。英国最高法院认为，尽管该公司涉及侵权行为，但两名董事并不知道确立从犯法律责任所需知道的事情。

 

2.       董事是否享有任何豁免？两名董事认为，遵照公司法在职责范围内真诚行事的董事应获豁免遵守一般侵权责任原则；但此观点被英国最高法院驳回。即使董事已履行职责，但如果他们直接侵犯了他人的权利，仍可能须承担个人责任。在英国法律下，并没有仅仅由于董事以董事身份行事而豁免他们承担侵权责任的一般原则。

 

3.       交出利润：命令被告人交出利润主要是为了阻吓侵权者利用他人的权利不诚实地获利，从而防止蓄意或偏激的不当行为，这项补救措施旨在杜绝此类侵权行为的经济动机。然而，单单这一点并不构成就不知情的侵权行为命令交出利润的充分理由。较稳妥的理据应基于知识财产权的目的，即把来自未经授权商业利用知识产权的利润归还予权利拥有人，而不论是否有侵权意图。这令侵权者的财务状况回复原状而不受惩罚，对于不知情的侵权者而言较为合理。英国最高法院裁定，必须证明被告人知道原告人的权利，才可要求被告人就他人的侵权行为承担从犯法律责任。在本案中，由于英国最高法院裁断两名董事不知道原告人的权利，因此从犯法律责任的指控不成立。

 

4.       即使两名董事被裁定须负责任，亦只须就自己获取的利润负责：

 

a.       关于该公司向Ahmed先生提供的贷款，英国最高法院认为该贷款并非来自侵犯原告人商标的利益，因为借贷并不构成利润，除非是免息贷款或变相股息（disguised dividend），但本案并非如此。原告人认为在该公司解散后该贷款变成利润，英国最高法院认为这一点无关重要而予以驳回。

 

b.       英国最高法院亦不同意将两名董事的部分薪金视为利润，法院裁定合法工作的薪金并非侵权所得利润。与直接从销售中获利的独资经营者不同，雇员并不从薪金中获得利润。英国最高法院指出，所须交出的利润应与来自侵犯商标的销售挂钩，而非与整体业务利润挂钩。

香港的情况

香港法院在商标侵权案件中则采取不同的方式处理董事责任问题，着重董事在不当行为中的参与程度，多于要求证明董事知情或有意图。

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha & Ors v Yakudo Group Holdings Ltd
 & Anor [2004] HKCFI 156

在这宗商标侵权案中，第二被告人是公司的董事，他与公司一起被列为共同侵权人。香港法院采用的测试是：该董事参与有关行为的程度是否达致可被视为共同侵权人？值得注意的是，原告人无须证明董事知道或理应知道有关行为属侵权性质。相反，法院关注的是第二被告人有意图并促使了公司作出侵权行为，这表明该董事积极参与引导公司作出不当行为，足以构成责任。

法院认为，第二被告人的行为（例如在没有正当商业理由的情况下使用原告人的名称及设计）显示他有意利用原告人的声誉。由于该董事与公司及其他关联实体一致行动，因此其参与程度被视为足以构成共同侵权。

Tai Shing Diary Ltd v Maersk Hong Kong Ltd [2007] 2 HKC 23

同样地，在Tai Shing Diary案中，法院认为，如果董事在公司治理过程中仅依照公司章程订明的职责行事，便无须承担个人责任。然而，若董事参与超出其身份的不当行为，便可能须承担共同侵权责任。董事的责任取决于他在共同策划侵权行为中的参与程度，或是否曾透过怂恿或游说而令公司作出侵权行为。

法院进一步强调，原告人无须证明董事与公司曾明确协定作出侵权行为，只要双方有默契，便足以确立董事的责任。此外，与Kabushiki Kaisha Yakult Honsha案一样，法院裁定无须证明董事知道其行为属侵权性质，亦可确立其法律责任。

要点

香港法院在商标侵权案件中看来采取不同的方式处理董事责任问题，着重董事在不当行为中的参与程度，多于要求证明董事知情或有意图。

香港法院尚未有机会探讨Lifestyle案中订立的原则，日后在董事责任问题上会否跟随英国最高法院采纳的知情原则，暂时属未知之数。基于香港目前的案例，香港的董事应注意，即使并非直接知情或有意图，但仍可能须因其行为及决定而承担侵犯商标的责任。

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