简介

不少企业在推广其业务的广告中，都会以其竞争对手的产品／服务作比较（「比较式广告」）。事实上，只要符合《商标条例》第21条（「第21条」），在广告中使用属于他人的注册商标也不一定构成侵犯商标。在Pccw-Hkt Datacom Services Ltd and Another v Hong Kong Broadband Network Ltd [2018] 4 HKLRD 575一案的裁决中，原讼法庭就第21条的解释为公众提供了指引。

案情

原告人在香港持有电讯、媒体及资讯科技方案业务，并且就其提供的多项电讯及互联网服务（「原告人的服务」）而注册了「HKT」、「eye」、「PCCW」及「电讯盈科」商标（「涉案商标」），是涉案商标的注册拥有人。被告人是原告人的竞争对手，在香港提供电话及互联网服务。

在2015年2月至4月期间，被告人在其广告中采用与涉案商标完全相同的标记。涉案的广告（「涉案广告」）含有以下标语：

1. HKT家居电话用户 转軚是时候
2. PCCW Home Telephone Service customers say goodbye to bloated monthly fees!
3. PCCW Home Telephone and eye Communications Service customers Say goodbye to bloated monthly fees
4. 电讯盈科家居电话及eye用户 唔驶再忍受咁大食嘅家居电话用费
5. 电讯盈科家居电话用户唔驶再忍受咁大食嘅家居电话用费

被告人在涉案广告中使用了涉案商标，这一点是没有争议的。原告人根据《商标条例》第18(1) 及18(4) 条就被告人侵犯涉案商标提出申索。被告人引用了第21条，其中订明：

1. 第18条（注册商标的侵犯）不得解释为阻止任何人为识别货品或服务属某注册商标的拥有人或特许持有人的货品或服务而使用该注册商标。但任何上述使用如非按照在工业或商业事宜中的诚实做法而作出，即须视为侵犯该注册商标。
2. 法院为施行第 (1) 款而决定有关使用是否按照在工业或商业事宜中的诚实做法而作出时，可考虑法院认为有关的因素，尤其包括：

1. 1. 该使用是否对该商标构成不公平的利用；
   2. 该使用是否对该商标的显著特性或声誉造成损害；或
   3. 该使用是否会欺骗公众。

原告人认为，被告人在涉案广告中使用涉案商标的方式，对涉案商标构成不公平的利用及／或损害涉案商标的声誉，因为它推广被告人自己的服务、传达「消费者可从被告人享有更优惠的交易」的讯息，并且令涉案商标刺激公众选用原告人服务的吸引力受损。原告人更认为，被告人使用涉案商标的方式给予公众一个错误印象，以为原告人的服务收费过高。因此，被告人并非按照在工业或商业事宜中的诚实做法来使用涉案商标。

被告人认为，涉案广告的大意是指被告人的服务比原告人的服务便宜。一名看到涉案广告而知悉所有相关事实的明理读者，多数会认为涉案广告事实上是诚实的，而且涉案广告中的陈述属实、不具误导成份。被告人表示自己只是利用涉案商标来识别原告人的服务，并以公平比较收费的方式述明实情，并无不公平利用涉案商标或使涉案商标声誉受损。

法律原则

被告人引用了多宗涉及相当于第21条的英国法例条文的英国案例，而英国法院解释，上述条文的主要目的是容许比较式广告，除非在广告中不按照诚实做法来使用他人的商标，否则不会构成商标侵权。法院需采用客观的测试，判断一名明理的读者在获悉所有相关事实的情况下，是否多数会认为有关广告不诚实。应谨记的是，一般顾客对夸大的广告都习已为常，因此如果一名普通顾客认为有关广告的内容充分属实，那么便没有合理机会发生公众被误导的情况，从而符合诚实使用商标的要求。

原告人则认为，法院不应跟随被告人所引用的英国案例，因为该等案例没有考虑欧盟的商标指令（「欧盟商标指令」）。根据其他考虑了欧盟商标指令的英国案例及裁决，「诚实做法」的概念包括就商标拥有人的合法权益公平行事的责任。简单而言，原告人的大律师认为，根据欧盟商标指令，法院必须同样地妥为考虑「没有适当因由的使用方式是否对商标构成不公平利用或损害他人商标的显著特征或声誉」。

法院认为，香港法院不受欧盟商标指令或英国裁决所约束。虽然它们与本案有关及有助法院分析第21条，但它们包含了香港《商标条例》第21条并无订明的要求及条件，因此法院不应基于欧盟商标指令来解释第21条，变相引入及强制执行欧盟商标指令。然而，法院接受原告人陈词所指，法院应考虑商标拥有人的合法权益。就此而言，法院重申，在比较式广告中，可以预计被告人不会在广告中特别赞赏索偿人的优点，因此即使在客观评估中，索偿人的优点仍难免受到贬损。换言之，纯粹以竞争对手的货品或服务来开玩笑，不一定构成侵犯商标。

案件结果

法院认为，香港的公众对夸张、夸大的广告手法见怪不怪，而被告人采用的字眼，只不过是采用比一般广告较为哗众取宠的方式去表达「昂贵」。此外，证据显示原告人的服务收费事实上是比被告人的收费昂贵。被告人在广告中作出的陈述实质上并无误导，亦没有以不诚实的方式欺骗公众。即使被告人在涉案广告中借助原告人的声誉可说是利用了原告人，但亦无构成不公平的利用，因为广告所传递的讯息实质上属实。

总结

本案的重点是：比较式广告是《商标条例》第21条所容许的，除非在广告中不按照诚实做法使用他人的商标，否则不构成侵犯商标。法院会采用客观测试来判断有关使用方式是否诚实，及是否受到第21条保障。比较式广告的目的在于指出竞争对手之间的差异，一般读者不会预期广告商指出竞争对手货品或服务的优点，因此不会被夸张的广告手法误导。换言之，在广告中利用他人的商标或以他人的产品或服务开玩笑时，只要公众没有受到误导，是不一定构成侵犯商标的。