同一行業的企業很多時候會採用相似的商用名稱，而且長期並存。在這種情況下，如競爭對手已將其商用名稱註冊為商標並提出商標侵權申索，法律容許以「誠實同時使用」作為抗辯理由。不過，若企業競投競爭對手的商用名稱（或其變體）作為互聯網搜尋關鍵詞，而該／該等名稱與競投者本身的商用名稱相似得令人混淆，藉以把互聯網使用者導向競投者的網站，卻並非對競爭對手商用名稱的誠實同時使用，這一點在Victoria Plum Limited（以「Victoria Plumb」之名營業） v Victorian Plumbing Limited & Ors [2016] EWHC 2911 (Ch) 一案中獲法院確認。

案情

申索人及第一被告人均為浴室用品零售商，由2001年開始經營，雙方的銷售很大部分均來自網上銷售。申索人一直採用「Victoria Plumb」為商用名稱，但於2015年7月改為「Victoria Plum」。「Victoria Plumb」是申索人擁有的英國註冊商標。

2012年年底，第一被告人開始大額競投「Victoria Plum」和「Victoria Plumb」為谷歌搜尋關鍵詞。結果，當互聯網使用者在谷歌搜尋上述任何一個詞，第一被告人的網站便會成為最先出現的搜尋結果之一。

申索人控告第一被告人侵犯商標。第一被告人承認雙方的商用名稱相似得令人混淆，但提出「誠實同時使用」為抗辯理由，因為雙方銷售直接競爭的貨品多年，一直相安無事。第一被告人亦提出反申索，指申索人競投「Victorian Plumbing」一詞屬「假冒」這種侵權行為。

法院裁決

關鍵詞廣告的商標侵權

在判斷第一被告人是否在關鍵詞廣告方面侵犯了申索人的商標時，法院從過往案例歸納出三個觀察：

1. 人們在網上搜尋品牌名稱時，多數是在尋找該品牌。就此而言，假如搜尋結果出現的廣告來源含糊不清，將特別傾向構成混淆。
2. 關鍵詞廣告必須具透明度，以免消費者接觸到在有關情況下可構成誤導的不清晰廣告。
3. 競投商標作為關鍵詞，如可確保一般互聯網使用者確定貨品或服務是來自商標擁有人還是無關連的第三方，這個做法無可厚非。

第一被告人競投的關鍵詞與申索人的商標完全相同（或相似得令人混淆），而雙方提供的服務（在網站把浴室用品排列一起，方便查看和選購）亦完全相同。法院指出，搜尋申索人商標的互聯網使用者大多預期找到申索人網站的連結，因此裁定，第一被告人的競投關鍵詞廣告並不能令掌握一般資料及合理地留心的互聯網使用者確定（或令他們經過困難才能確定）所宣傳貨品及服務的來源。就表面證據而言，第一被告人的關鍵詞競投構成侵犯申索人商標的行為。

以「誠實同時使用」為抗辯理由

在反駁表面證據時，第一被告人爭論指，對於被雙方商用名稱相似之處混淆的消費者而言，申索人的商標並不構成獨特的來源保證，而各被告人也沒有作出任何增加混淆的事情。第一被告人亦聲稱，競投申索人的商標作為搜尋關鍵詞的行為屬於公平競爭。

法院在判斷「誠實同時使用」抗辯理由是否適用時，考慮了從過往案例歸納出的下列原則：

1. 若兩個獨立實體已並存一段長時間，並誠實地使用相同或非常相似的名稱，則或須容許這種無可避免地出現的混淆。
2. 假如有關商標是用於顯示上述任何一個實體的貨品或服務，而不只是其中一個實體的貨品或服務，便屬於這種情況。在這類情況下，申索人商標的來源保證不會因被告人的使用而受損，因為該商標所標示的不只是申索人。
3. 然而，被告人不得作出任何事情，令混淆程度增至超過無可避免的程度和蠶食申索人的商譽。

法院認為上述抗辯理由不適用於本案：「誠實同時使用」的抗辯理由不容許第一被告人在申索人與第一被告人的標記不相同的情況下使用申索人的商標。除了競投作為互聯網搜尋關鍵詞（即本案投訴標的）外，第一被告人從未使用申索人的商標作任何其他用途。第一被告人並無就申索人的商標主張任何權利，並承認它僅標示申索人，而非第一被告人。

此外，法院認為第一被告人並非誠實地使用申索人的商標。第一被告人自2012年底開始增加用於競投申索人商標的開支。第一被告人被裁定知道雙方的商用名稱相似得令人混淆，以及增加競投開支後網站的點擊率增加。增加競投開支的做法令混淆程度增至超過無可避免的程度，因而蠶食了申索人的商譽。因此，第一被告人須就侵犯商標負責。

由於申索人同樣競投了第一被告人的名稱，而第一被告人能證明其商用名稱具有商譽，上述分析同樣適用於申索人。因此，法院裁定第一被告人控告申索人假冒的申索成立。

結語

關鍵詞廣告如今十分普遍，為免因侵犯商標及／或假冒而招致法律責任，企業應非常留心，不要競投其他企業的品牌或商標作為自己網站的互聯網搜尋關鍵詞。如必須這樣做，該廣告則必須清楚、透明地告知互聯網使用者：該連結將連接到競投者的網站而非競爭品牌或商標擁有人的網站，該網站提供的貨品及服務是來自競投者而非商標擁有人，以及競投者和商標擁有人是兩個不同的企業。