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Converse可否基於「形狀商標」控告他人生產相似的運動鞋?

2014-10-31

背景
於2014年10月14日,美國著名鞋履生產商Converse Inc.(「Converse」)在美國布魯克林地區法院提出訴訟(「申訴書」),控告包括Ralph Lauren Corporation、Skechers U.S.A., Inc.及 Kmart Corporation等三十多間公司(「該等公司」)侵犯Converse的註冊形狀商標。該註冊形狀商標保護Converse的著名運動鞋款設計中的某些形狀及特徵。


Converse另外亦根據美國法典第19章第1337條──不公平進口貿易手法,向有權阻止偽冒貨品入口的美國國際貿易委員會投訴該等公司。

Converse提出了多項指控,包括:(1) 商標侵權;(ii) 對於原產地不實之表示;(iii) 不公平競爭;(iv) 商標淡化;及 (v) 不公平營商手法。本文將集中探討關於商標侵權的潛在申索。

在申訴書中,Converse聲稱擁有其運動鞋採用的夾底設計形狀的權利,該形狀已於美國在第25類(鞋履)註冊為商標(「有關商標」)。有關商標的註冊指明,夾底的雙間條設計、鞋頭的設計、鞋頭前沿鑽石形及線條圖案的多層設計,以及上述元素的相對位置,均受商標保護。Converse在控告Skechers U.S.A. Inc. 的申訴書中提供以下圖片,以顯示有關商標的形狀及設計(左),及Skechers運動鞋的形狀及設計(右):

 

Converse的申索
Converse認為,該等公司出售、要約出售、分銷、推廣及/或宣傳的鞋履產品,帶有與有關商標相似得令人產生混淆的形狀,很可能導致消費者產生混淆,及把Converse認為屬著名商標的有關商標淡化。

Converse指該等公司違反《1946年商標法》第32(1)、43(a) 及43(c) 條,即未經Converse同意而使用有關商標及/或其仿製品,令消費者對該等公司的鞋履產品的來源、經營者或使用許可權產生混淆,從而構成商標侵權。

香港的侵犯商標法律
在香港,未經授權而在營商過程或業務運作中,就與註冊商標所屬的相同或類似貨品或服務使用任何與該註冊商標相同或類似的標記,從而令消費者產生混淆,即屬侵犯商標(香港法例第559章《商標條例》第18條)。商標可由文字(包括個人姓名)、徵示、設計式樣、字母、字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝,以及該等標誌的任何組合所構成。

《商標條例》第18(5) 條澄清「使用」的涵義,訂明任何人如作出以下事情,即使用標誌:

1.         將標誌應用於貨品或其包裝上;
2.         在標誌下要約售賣貨品或為售賣而展示貨品;
3.         在標誌下將貨品推出市場;
4.         在標誌下積存貨品以作要約售賣或為售賣而展示或推出市場的用途;
5.         在標誌下要約提供服務或提供服務;
6.         在標誌下輸入或輸出貨品;或
7.         在商用紙張上或廣告宣傳中使用標誌。 

審視了在香港構成侵犯商標的元素後,接下來的問題是:由運動鞋形狀組成的商標,能否成為商標,特別是形狀商標,從而獲得保護。

香港對形狀商標的保護
Converse的商標在香港以All Star C.V. 的名稱註冊,而香港似乎沒有與有關商標相同的註冊。

根據香港法律,如果立體標記或形狀能將某一商戶的貨品及服務與另一商戶的貨品及服務作出識別,便可註冊為商標。要註冊立體形狀標記,須符合以下要求。

以形狀作商標功能
商標的功能是在營商過程中顯示貨品與經營者(例如運動鞋與Converse)的連繫。在香港,純粹描繪貨品圖形的形狀,一般不能用作商標功能。物件的形狀不能被註冊為該物件的形狀商標,除非在該物件的形狀以外,還有其他具商標意義的元素。

不屬以下類別的形狀,方可註冊
不屬以下類別的形狀,方可能獲得註冊:

1.         因為該貨品本身的性質而產生的形狀;
2.         為取得某技術上的成果而需有的該貨品的形狀;
3.         賦予該貨品重大價值的形狀;
4.         欠缺顯著特性的形狀;及
5.         帶有並非一目了然的顯著元素的不顯著形狀。

 換言之,形狀商標的擁有人必須證明元素的顯著性,即公眾能認出該形狀與擁有人有關,而被指侵犯商標者的產品令公眾產生混淆,以為與商標擁有人的產品有關,法院才會裁定商標侵權。Converse可能需要證明上述事項才能在美國的訴訟中勝訴。

總結
在等待案件的結果時,商人應注意有沒有潛在的侵犯形狀商標情況,以保護具有使用該商標之權利的人的權利。鞋履生產商在設計產品時亦必須加倍留神,務必進行盡職審查,以免侵犯第三方的形狀商標。

如有查詢,請聯絡我們的知識產權及科技部門:

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注意:以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識或法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述,只供參考,不能作為任何個別案件的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助,請聯絡我們的律師。


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伍兆榮
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楊先恒
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