簡介

大部分司法管轄區的商標註冊制度僅在指定地域提供保障，因此商標擁有人通常會在多個司法管轄區申請註冊其商標，以在全球擴大其獨家使用商標之權利。然而，能夠在一個司法管轄區成功註冊商標未必等於能在另一個司法管轄區成功註冊。如果商標申請在香港遭到反對，香港法院會否考慮外國法院及機構的裁斷以支持申請？香港原訟法庭（「法院」）最近在樂氏同仁藥業科技集團有限公司 v 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 [2022] HKCFI 2512一案作出的裁決就此提供了重要的指引。

背景

申請人在香港申請註冊兩個包含「樂氏同仁」字眼及／或標誌（「主體標記」）的商標（「該等申請」）。著名的「同仁堂」及「北京同仁堂」商標的擁有人（「反對人」）反對該等申請，理由包括該等申請是不真誠地提出的，違反《商標條例》第11(5)(b) 條。

法院首先考慮了申請人及反對人的歷史。同仁堂這個商業名稱最初由樂氏家族用於在中國銷售中藥，歷史可追溯至1669年清朝年間。由於歷史原因，樂氏家族第十三代傳人於1949年遷移至台灣，以家傳中藥配方重新發展業務。雖然部分家族成員仍留在內地經營同仁堂，但在文化大革命之後，內地業務被國企接管，此後樂氏家族失去其內地業務的所有有形及無形資產。

申請人是由樂氏家族第十四代傳人樂覺心先生（「樂先生」）成立，以嘗試重奪內地市場。樂先生以「樂氏同仁」的商業名稱繼續經營其家族業務，並成功在內地及台灣註冊其商標。

反對理據

反對人認為（其中包括）：(1) 申請人不真誠地提出該等申請，因為反對人在內地廣為公眾所知並擁有超過2,000間店舖，申請人在提交商標申請時必定知悉反對人及其業務。(2) 中文名稱「同仁」並非製藥行業的必要名稱，申請人沒有理由採納該名稱作為主體標記的一部分；及 (3) 主體標記中的「Royal Herbalist since 1669」（御藥，始於1669年）的字眼亦揭示該等申請旨在誤導公眾，令人以為主體標記與反對人有關。

 

 

聆訊人員的裁決

知識產權署的聆訊人員（「聆訊人員」）同意在申請當日，反對人的標記具有一定的聲譽及商譽，並質疑樂氏家族是否確實與申請人有關連及授權後者使用「樂氏同仁」的商業名稱。她質疑申請人的業務在台灣以外是否享有任何聲譽，並認為樂先生就非關中藥的商品申請註冊主體標記時，大可使用其他名稱而不使用「同仁」一詞。總括而言，聆訊人員認為申請人故意申請包含「同仁」一詞的商標，藉以利用反對人的聲譽及故意令消費者混淆。

申請人不服裁決，向高等法院提出上訴。

裁決

關於不真誠申請的原則

雙方對於Owndays Co Ltd V Professional Optometrist Ltd & Ors [2019] HKCFI 3147一案訂下關於不真誠申請的法律原則並無爭議。主要原則如下：

1.       評估一項商標註冊申請是否不真誠的有關日期為申請日期；

 

2.       不真誠不僅包括不誠實，亦包括「在被審核的特定範疇中富經驗而合理的人所觀察到不符合可接受的商業行為標準的若干交易」；

 

3.       除非有相反的證明，否則有關人士應被推定為真誠行事。舉證標準是相對可能性的衡量，但由於指控的嚴重性，反對人必須提供令人信服的證據。審裁處須在考慮與特定範疇有關的所有因素後作出整體評估；及

 

4.       「欠缺誠實信念」與「不真誠」是兩個不同的概念。測試的重點在於一方是否不真誠地行事，而非該人是否基於誠實信念行事。

外國法院及機構的裁斷

法院認為，聆訊人員的裁決與北京知識產權法院（「北京法院」）的裁決相反。北京法院於2017年駁回反對人的反對，並批准申請人註冊兩個包含「樂氏同仁」及「御藥」字眼的商標。北京法院接納申請人有權使用源自樂氏家族的「樂氏同仁」商標的權利，而且樂先生是申請人的創辦人兼營運者。雖然北京法院未有詳細說明申請人如何獲得該權利，但仍裁斷樂氏家族與申請人的業務之間存在關連。

 

外國法院及機構的裁斷的相關性

法院承認，外國法院及機構的裁斷通常與香港的商標申請無關，尤其是關於評估不同標記的相似性及造成混淆的可能性的裁斷，因為不同地方的文化各有不同，一個商標對不同地方的一般消費者引起的行為和造成的印象可能有所不同，不同司法管轄區的法院及機關就該等事宜作出不同結論的情況並不罕見。

儘管如此，外國法院及機關就事實問題作出的裁斷卻可能是相關的。在本案中，法院認為北京法院的裁斷提供證據基礎，支持申請人所指其因為與台灣的「樂氏」家族有關連，所以認為其有合法權利使用「樂氏同仁」的名稱。北京法院亦接納樂先生是申請人的創辦人及參與申請人的營運，這一點亦獲得申請人的法人宣誓確認。聆訊人員不應依賴有關疑問以得出不真誠申請的裁斷。因此，法院難以作出申請人不真誠地申請註冊主體標記的裁斷，尤其是在證明屬相反情況之前，該等商標申請應被推定為是真誠地作出的。

基於上述原因，法院駁回聆訊人員作出主體商標申請不真誠的裁斷。

要點

由於每個司法管轄區的文化各有不同，各地法院及機關在考慮同一商標的申請時可能會作出不同的決定。外國法院及機關就商標的相似性及造成混淆的可能性的裁斷雖然未必能支持在香港的商標申請，但事實方面的裁斷仍可能獲承認及考慮。如有疑問，商標擁有人應徵詢法律意見，以保護其知識產權。

 

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