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歐盟商標法改革後的主要改變

2016-06-01

簡介

對於跨國公司而言,他們的知識產權可能需要在多個司法管轄區註冊,而在考慮是否在一個或多個歐盟成員國註冊其商標時,更會考慮把商標註冊為歐盟商標。一般情況下,歐盟商標讓商標申請人/擁有人在所有歐盟成員國獲得保護,平均註冊費用亦低於在該等國家逐一申請。

近,歐盟商標規例》(EU Trade Mark Regulation根據《規例 (EU) 2015/2424》進行了修訂,歐盟商標現受2016323日生效的《理事會規例 (EC) 207/2009號》(「新規例」)規管。下文將簡述新規例作出的重要修訂,副標題述明了相應的修訂條文。

請注意,儘管聯合王國(「英國」)在2016623日公投的結果是脫歐,但英國仍須把脫歐的意願通知歐洲理事會,然後在指定談判期內協商脫歐條款假如不能在為期兩年的預設談判期內完成協商,歐盟商標將繼續有效,為商標擁有人提供英國境內的商標權保護,至少直至20186月。因此,下文探討的內容仍適用於在英國實行的歐盟商標制度。


名稱

原本擔當歐盟商標註冊局的「歐盟內部市場協調局」在由「歐盟知識產權局」取代。在「歐盟內部市場協調局」註冊的商標原本稱為「共同體商標」,現更名為「歐盟商標」。


取消圖形表述要求 4(b)

標誌無須再以圖形表述才符合商標註冊資格。標誌若能用圖像、線條或字元的方式表述,即可被視為能以圖形表述。過往,只有用視覺感知的標誌(例如標識、名稱、縮寫及圖形設計)及聲音標記才能註冊。在新的制度下,標誌的表述方式必須能確切顯示擬註冊的商標的主題,例如一個載有錄音/錄像的電腦檔案可表述擬註冊的商標。

香港的商標申請仍有圖形表述要求。雖然香港沒有禁止註冊非傳統商標(例如基於外觀、聲音、氣味、味道及/或質地的商標),但圖形表述要求令這些非傳統商標難以在香港註冊。如需同時在香港和歐盟註冊非傳統商標,則應在申請時注意這個分別。


貨品及服務類別的釋義變更  28(5)

申請人在提出商標申請時,必須指明在哪些貨品及/或服務類別下尋求商標保護。歐盟(及香港等其他司法管轄區)採用的《尼斯國際商品及服務分類》(Nice classification)分類系統,包含由醫療服務、傢具以至燃油等45個類別。尼斯分類系統的每個類別均有類別編號、標題和說明。

過去,如果商標申請指明了類別編號和標題,保護範圍會自動延伸至標題和說明所提及的所有貨品或服務經過C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade MarksIP Translator案件)的裁決之後,新的制度採用字面釋義法解釋申請中指定的項目。例如:申請人如申請類別12下「運載工具;陸、空、海用運載裝置」的商標保護,商標保護的範圍將不會延伸至運輸工具的配件(例如氣囊)。

這個釋義限制具有追溯效力這意味著字面釋義法適用於新規例生效之前申請和註冊的所有商標。對於在IP Translator案件裁決之前(即2012621日前)提出申請的商標,其擁有人必須聲明商標保護範圍是否延伸至類別標題的字面涵義之外,這項聲明必須在2016924日或之前作出。

香港商標註冊處採用類似的字面釋義法,按文字的通常和自然涵義解釋申請/註冊中的說明因此,申請人如要同時在香港和歐盟尋求商標保護,則應確定申請書上填寫的項目足以涵蓋所需的商標保護的範圍。


貨品運輸 9(4)

歐盟商標擁有人現享有以下權利:一旦發現有貨品(包括其包裝)在未經授權帶有與其歐盟商標相同或類似的標記,即使尚未在市面自由流通,亦可阻止任何第三方在貿易過程中把這些貨品輸入歐盟這意味著即使有關貨品只是途經歐盟而運往非歐盟國家,或在歐盟進行準備輸往歐盟以外的地方流通,商標擁有人亦可行使歐盟商標的專屬權利。

值得注意的是,若持有貨品的第三方能證明歐盟商標擁有人無權禁止貨品進入最終目的地國家的市場,歐盟商標的擁有人則不可行使此項權利阻止貨品進入


在公司和個人名稱中使用商標  9(3)(d) 12

改革後,任何自然人均可在業務過程中把歐盟商標用於其個人姓名或地址,但公司則不得在名稱中使用歐盟商標。因此,如要在歐盟成員國註冊成立公司,應事先進行商標查冊,以確保擬成立公司的名稱不會包含任何商標詞

香港的《商標條例》(第559章)沒有此項規定,也就是說在香港,公司可以採用商標詞為名稱此外,根據《商標條例》第19(3)(a) (b) 條,任何人在自己的姓名、地址或業務地點的名稱中使用註冊商標,或在其業務前任人的姓名、地址或前任人的業務地點的名稱中使用註冊商標,均不構成侵權。


新的收費制度附錄1

在新規例生效之前,商標註冊申請的收費制度是:首三個註冊類別劃一收取一個費用,其後按每個額外類別收費在新規例下,申請費用隨著註冊類別數目按不同幅度遞增,續期費用亦是按相同方法收取。


歐盟商標的風險警告仍然有效

儘管經過上述各項改革,歐盟商標仍可能被成員國內相同或相似得令人混淆的在先商標的擁有人反對,包括一些已在成員國申請但不打算在該成員國使用的在先商標的擁有人。在此情況下,原來的歐盟商標申請需轉為國家商標申請,導致成本增加。而在註冊歐盟商標後,商標同樣可能被在先商標擁有人申請宣告失效,而需轉為國家商標註冊,這對歐盟商標擁有人來說都是持續的威脅。因此,擬申請歐盟商標的人士應在遞交申請前進行商標查冊,了解有沒有可能引致上述風險的在先商標。


總結

雖然《巴黎公約》、《馬德里協定》、《馬德里議定書》和《與貿易有關的知識產權協定》(即TRIPS)等多項條約務求精簡和協調全球的商標註冊制度,以加強國際商標保護,但不同的司法管轄區始終有著細微差別,而隨著商標法不斷發展,這些差別會越來越明顯。例如,上述新規例下的歐盟制度與香港制度的差異已越來越大。如要在不同司法管轄區註冊同一商標,必須注意各地不同的規定。因此,在任何司法管轄區進行商標註冊之前,均應尋求專業的法律意見。




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注意:以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識或法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述,只供參考,不能作為任何個別案件的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助,請聯絡我們的律師。

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