在Acron International Technology Limited v Chan Yiu Wai & Anor HCA 1709/2010（裁決日期：2016年1月25日）一案中，原告人成功控告一名前僱員在終止受僱後，申請一項與原告人開發的技術相似的專利，這是原訟法庭首次就《專利條例》第57(1) 條作出裁決。

案情重點

原告人是一間在香港註冊、從事科技行業的創新企業，第一及第二被告人為其前僱員。兩名被告人於2004年10月18日遞交辭職信，並於離職後8日，即2004年11月26日，在中國內地共同提出專利申請（「被告人申請」），最後於2009年1月7日獲授予專利。

然而，在被告人提出專利申請前，原告人已於2002年4月根據《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty）為相同技術的使用提出專利申請（「原告人申請」），並於2009年5月29日在香港獲授予標準專利，年期由2002年4月29日開始。因此，在原告人提出標準專利申請之時，兩名被告人仍受僱於原告人。

原告人聲稱，被告人申請的主題事物（「被告人的發明」）包含了原告人申請中的發明或權利要求（「原告人的發明」）的全部或重大部分，因此根據《專利條例》第57(1) 條控告被告人。

法律原則及案例

《專利條例》第57(1) 條規定，一名僱員所作出的任何發明，如 (a) 是在該僱員的正常職務過程中作出的；或 (b) 是在該僱員的職務過程中作出的，且在作出該項發明時，該僱員有特殊義務促進其僱主的業務利益，則該項發明在該僱員與其僱主之間須視為屬於其僱主的。

法院注意到，香港似乎未有任何就《專利條例》第57條的涵義作出裁決的案例，而這方面的首要案例是英國上訴法院在LIFFE Administration and Management v Pinkava [2007] 4 AER 981一案的裁決。

法理分析

由於原告人陳述的案情是基於「正常職務」，而非「明確地指派的職務」，因此原告人的案情必須符合以下要求：

1. 被告人的發明是在被告人的正常職務過程中作出的；及
2. 有關情況可使人合理地預期某項發明可從其職務的執行中產生。

就「正常職務」而言，在LIFFE案中，法官Andrew Morritt爵士裁定，僱員的職責基本上由僱傭合約規定，但亦有部分條款是來自法律的隱含規定。至於第二項要求，法院援引LIFFE案的裁決，裁定法例採用「任何發明」（an invention）而非「該發明」（the invention）一詞，表示假如有關情況可產生發明（即在僱主合理預期的範圍內），僱主將擁有任何從僱員職務的執行中產生的發明。

被告人的正常職務

在探討被告人的法律責任前，我們必須先確定他們的正常職務範圍。法院採取務實的角度考慮這個問題，而非過度分析。最終的問題是：僱員是否受僱嘗試創新？如是，其創新職務的一般範圍如何？

就第一被告人的職務而言，法院裁斷，他的正常職務是管理者、統籌者及組織者的職務。由於第一被告人並非受僱嘗試創新的，原告人對第一被告人提出的申索必然失敗。

至於第二被告人，法院接受原告人的證供指，原告人僱用第二被告人的原因，是希望利用第二被告人的專長，進一步發展及運用科技。第二被告人深入參與多個與科技有關的項目──她在部分項目進行分析及實驗，並負責試驗的設定和實施，更是其他項目的主要統籌。從第二被告人在原告人的工作項目中的參與以及在學術期刊發表的多篇文章可見，她的正常職務涉及科技的創新研發。法院裁定，被告人的發明是在第二被告人受僱於原告人的正常職務過程中作出的。

合理預期

接下來的問題是：有關情況是否可使人合理地預期被告人的發明可從第二被告人職務的執行中產生？這個試測的重點在於有關情況是否可使人合理地預期某項發明從僱員職務的執行中產生，不論是本案爭議的發明或與之相似的發明。法院的結論是，有關情況可使人合理地預期被告人的發明可從第二被告人職務的執行中產生。因此，原告人成功控告第二被告人。

其他值得注意的事宜

除此以外，本案亦有兩個重點值得一談：

原告人的業務性質

原告人表示，其從事的業務是研究和開發可享專利及專有的科技程序及發明，但被告人否定。就此而言，法院指出「研究及開發」並非提出《專利條例》第57條申索的必要條件，但法院在確定僱員負責的正常職務時，會考慮僱主的業務性質。

被告人的發明與原告人的發明的相似之處

雖然被告人的專家證人指出了被告人的發明與原告人的發明之間的多個差異，但這些差異並未重大至足以令被告人的專利申請被視為具備新穎性。另一方面，被告人的專家證人亦同意，被告人的發明與原告人的發明其實有十個相似之處。

雖然原告人的專家同意，被告人的發明有三個獨特或新穎之處，但法院在審視證據後認為，被告人的發明與原告人的發明超乎尋常地相似，這構成強而有力的證據，證明被告人的發明其實是由原告人的發明衍生出來的，因而可合理地預期被告人的發明可從第二被告人正常職務的執行中產生。

結語

原告人成功控告第二被告人，但未能成功控告第一被告人，兩者的主要分別在於他們的職務不同。第一被告人的職務涉及監督和統籌工作項目，第二被告人的職務則涉及為原告人進行科技創新研發。本案的結果顯示，如果僱員的職務並不包括創新，僱主便很難根據《專利條例》第57(1) 條提出申索。不過，視乎僱傭協議的條款，僱主或者仍可控告僱員違約。至於申索損害賠償，則應注意，如果沒有向法院提交具舉證價值的證據證明僱主蒙受的損害，法院將不會批准申索損害賠償及／或交代利潤。